Sentencia nº 2001-00054 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Diciembre de 2008
| Fecha | 10 Diciembre 2008 |
| Número de expediente | 2001-00054 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de diciembre de dos mil ocho (2008).
CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MARCO A.V.M.. REF: Expediente núm. 2001-00054.
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Actora: ELI LILLY AND COMPANY.
ELI LILLY AND COMPANY, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 04723 del 29 de febrero de 2000 y 18633 del 31 de julio de 2000 mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “MEJORAS EN O EN RELACION CON BENZOTIOFENOS”.
-
Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora la patente solicitada, en relación con las reivindicaciones 7 a 12 contenidas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado el 10 de agosto de 1999 (folios 254 y 255).
-
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1.- La actora señala como hechos relevantes de la demanda, los siguientes:
-
El 28 de julio de 1993, se presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención denominada “MEJORAS EN O EN RELACION CON BENZOTIOFENOS” a nombre de ELI LILLY AND COMPANY.
2°. El 17 de febrero de 1995, se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 413 el extracto de la solicitud, sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.
-
El 13 de mayo de 1999, la División de Nuevas Creaciones requirió a la sociedad demandante para que en el término de tres (3) meses hiciera valer sus argumentos y aclaraciones con respecto al Concepto Técnico No. 240.
Que en dicho Concepto Técnico de fondo se expresó:
“(…) La anterioridad encontrada, Patente US 4,133,814… revela 2-fenil-3-aribenzotiofenos (…) útiles como agentes antifertilidad y inhibir el crecimiento de tumores de mama.
“Como se puede observar el compuesto de la reivindicación 1 es un 2-fenil-3- aribenzotiofeno cuya estructura química general estaba contenida en el documento anterior mencionado aquí.
“Lo único que diferencia a los compuestos reivindicados en esta solicitud de los que se mencionaban en la anterioridad es que: R, además de lo mencionado en la anterioridad puede ser también alcoxi C6, alcoxi de carboniloxi C1-6, carboniloxi, Cloro y Bromo; y R1 puede ser, además, alcoxi C6, aciloxi C6, alcoxicarboniloxi C6 y carboniloxi. Es decir que tan solo los compuestos que tengan estos sustituyentes podrían considerarse como nuevos.
“Puesto que la estructura general de los compuestos reivindicados ya era conocida, por la misma razón, no tienen carácter inventivo (…), puesto que la actividad de estos compuestos viene dada por la molécula 2-fenil-3-aribenzotiofeno, en la cual no aparecen tener mucha importancia los nuevos sustituyentes.
“En conclusión, según lo explicado, los compuestos de formula I mencionados en las reivindicaciones 1 a 5 … No cumplen con los requisitos de novedad, ni de nivel inventivo del Art. 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se aclara además, que lo que se pretende proteger aquí es el nuevo uso de estos compuestos para tratamiento o prevención de osteoporosis; compuestos que antes habían sido indicados como agentes antifertilidad y para inhibir el crecimiento de tumores de mama. Se recuerda al solicitante que de acuerdo con la legislación vigente (Artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) ‘los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica … no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’.
“Respecto a la reivindicación 6 …, que menciona una formulación farmacéutica que contiene un compuesto de formula I, se considera que tal composición no tiene novedad, ni nivel inventivo porque el principio activo que la caracteriza no tienen novedad, ni nivel inventivo. En consecuencia, esta reivindicación no cumple con los requisitos de novedad ni nivel inventivo mencionados en el Art. 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” (folios 258, 259 y 260).
-
El 10 de agosto de 1999 la actora respondió las observaciones formuladas en el Concepto Técnico de Fondo No. 240, y en síntesis dijo lo siguiente:
-
Que el propósito de la invención es proporcionar compuestos, procedimientos y formulaciones farmacéuticas para su uso en el tratamiento o prevención de osteoporosis, inhibiendo la pérdida de peso de hueso. Que estos compuestos se pueden usar sin los efectos negativos asociados con la terapia de estrógeno, haciendo eficaz en el tratamiento o prevención de la osteoporosis.
-
Con respecto a la anterioridad US 4,133,814, que los compuestos y composiciones de ésta, “…tiene actividades biológicas muy diferentes a los compuestos y composiciones farmacéuticas de la presente invención…”.
-
Referente a la diferencia de sustituyentes señalada por el Examinador Técnico de Patentes, indica: que entre muchos de los sustituyentes que son diferentes para los compuestos de la invención se encuentran los “grupos carbonilo o halógenos los cuales resultan muy relevantes en las propiedades finales del compuesto. Además, se resaltó el hecho de que una persona versada en la materia sabe muy bien que un grupo carbonilo o un grupo halógeno son grupos importantes que pueden conferir propiedades de acidez, reactividad, pH, actividad biológica como principio activo y otras propiedades similares a un compuesto que lo contenga…”. Que no se explica el porqué el examinador no le dio la suficiente relevancia a este hecho.
-
Concluye sobre el punto anterior que los compuestos y formulaciones farmacéuticas son novedosos y tienen nivel inventivo.
-
En relación con el comentario sobre el artículo 16 de la Decisión 344, afirma que esta norma no prohíbe la patentabilidad del nuevo uso cuando éste cumple los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Y que no pretende obtener nuevamente protección de patente para el compuesto, que es lo que la norma prohíbe, “…sino que se solicita protección para el nuevo uso de dicho compuesto en la inhibición de pérdida ósea”.
-
Por último, anota que presentó un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 16 nuevas reivindicaciones, con el fin de aclarar en mejor forma el objeto de la solicitud denegada.
-
-
Que el Superintendente de Industria y Comercio negó la patente de invención, entre otras consideraciones, porque le falta novedad y nivel inventivo sobre el documento US 4,133,814 y tampoco aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio, con el argumento de que el mismo “amplía el objeto de la solicitud, pues en el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente… el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 era la utilización de compuestos y el de la reivindicación 6, por depender de la reivindicación 1, también era de uso, concretamente un uso terapéutico, y en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado aunque las reivindicaciones 1 a 12 tienen el mismo objeto que las reivindicaciones 1 a 5 del capítulo reivindicatorio presentado inicialmente, las reivindicaciones 13 a 16 mencionan como nuevo ya no el uso terapéutico sino composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de fórmula I, que no están en el objeto de la solicitud inicial” (folios 263 y 264).
-
El 25 de abril de 2000, la actora presentó recurso de reposición, y el Superintendente de Industria y Comercio resolvió confirmando su decisión.
I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:
Que los actos acusados violaron, por indebida aplicación, los artículos 17º, 1º y 16º, 2º y 4º de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, 27º numeral 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC.
Respecto a la violación del artículo 17 de la Decisión 344, concluye:
“El Artículo 17 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena fue violado por la Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto que una modificación de solicitud de patente que no ampliaba la invención contenida en la solicitud inicial y que tenía pleno soporte racional en la descripción, fue rechazada y no fue tenida en consideración para la realización del examen definitivo de patentabilidad de la invención, con lo cual los derechos de mi poderdante se vieron conculcados, por cuanto que se le privó de su facultad de adecuar las reivindicaciones de su solicitud de patente a los requerimientos de la legislación sobre patentes de invención” (folio 285).
Referente a la violación de los artículos 1 y 16 de la Decisión 344, concluye:
“Se ha demostrado que los artículos 1 y 16 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena fueron violados por la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto que dicha Superintendencia realizó una interpretación errónea y restringida de dichos artículos, al considerar que ni el uso ni los nuevos usos son patentables, bajo ninguna circunstancia, en la legislación Andina. Se ha demostrado además que dicha interpretación va en contra de la interpretación realizada por tres países andinos y en contra de la gran mayoría de la legislación, jurisprudencia y doctrina mundiales.
Los mencionados artículos resultaron violados, además, por cuanto que de conformidad con ellos cuando la administración se halle frente a un invento, de producto o procedimiento, incluidos los usos, que tengan novedad, altura inventiva y aplicación industrial, debe conceder patente de invención. En el presente caso en el que nos encontramos frente a una invención de uso nuevo, que es el resultado de un proceso investigativo y que tiene aplicación industrial, la interpretación restringida de las normas por parte de la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba