Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00553-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Junio de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 651734849

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00553-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Junio de 2016

Fecha16 Junio 2016
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Tipo de documentoSentencia

USO DE LA MARCA – Acreditación probatoria

En suma, para que una marca pueda tenerse por usada, es menester que el titular del registro marcario cumpla de manera satisfactoria con la carga de demostrar: I) que la utilización del signo distintivo no es accidental o aislada sino que, por el contrario, corresponde a un uso frecuente y representativo en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta, en todo caso, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca; II) que acredite que desde el punto de vista del ámbito territorial, el uso del signo ha tenido lugar en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina; y III) que el uso de la marca registrada corresponda a los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación, esto es, teniendo como dies a quo para el cómputo de dicho término, la fecha en la cual se radicó dicha petición ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de septiembre de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2003-00312-01, C.P.R.E.O. de L.P..

USO DE LA MARCA – Se efectúa por su titular, un licenciatario o por otra persona autorizada para ello / MARCA FIGURATIVA – Cancelación parcial por no uso

La Sala encuentra que en el trámite del expediente administrativo, la sociedad ALINOVA S.A., en su calidad de licenciatario, pudo demostrar el uso de la marca figurativa respecto de determinados productos. Ahora bien, de conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, para probar el uso de la marca en el mercado se debe verificar: I) cómo se presenta la marca y cotejarla con la que se registró; I)) verificar la disponibilidad en el mercado y la comercialización de los productos. […] La Sala encuentra que los productos comercializados utilizan la marca figurativa cuestionada, junto con las expresiones TROLLI y PEACHO’S. La Sala considera necesario precisar que varias marcas pueden ser utilizadas al mismo tiempo, siempre y cuando cada una de ellas conserve la distintividad que la caracteriza. Teniendo en cuenta que la marca registrada es figurativa, en principio impronunciable, a efecto de ser utilizada puede estar acompañada por alguna expresión que facilite al público consumidor su consumo. Con fundamento en ello la Sala encuentra que la marca objeto de estudio sí está siendo utilizada. […] Ahora bien, teniendo en cuenta que la marca debe ser usada para los productos que ésta distingue y, el uso que logró demostrarse fue respecto de algunos productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza, debe contemplarse la cancelación parcial por cuanto se probó el uso respecto de confitera. Teniendo en cuenta que en el expediente administrativo se probó el uso de la marca figurativa respecto de productos para confitería, la Sala concluye que procedía la cancelación respecto de los demás productos amparados por la Clase 30 de la clasificación internacional de Niza: Chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos. Así las cosas, la Sala encuentra ajustada a derecho la cancelación parcial realizada por la Superintendencia de industria y Comercio.

SÍNTESIS DEL CASO: Las sociedades Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandaron las Resoluciones 7484, 17858 y 24779, todas de 2009, por medio de las cuales, en definitiva, la Superintendencia de Industria y Comercio, (i) negó la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281109, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la clasificación internacional del Niza; y (ii) limitó el uso de la marca figurativa a los siguientes productos: dulces, gomas y bombones y todo tipo de productos de confitería, comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00553-00

Actor: TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Signos distintivos. Solicitud de cancelación de registro de marca, por no uso. Cancelación parcial

DECRETO 01 DE 1984

Se decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpusieron las sociedades TROLLI IBERICA S.A., y MEDERER GMBH, contra las Resoluciones números 7484 del 24 de febrero de 2009[1], 17858 del 20 de abril de 2009[2] y 24779 del 20 de mayo de 2009[3], mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio: I) negó la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281109, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la clasificación internacional del Niza; y II) limitó el uso de la marca figurativa a los siguientes productos: dulces, gomas y bombones y todo tipo de productos de confitería, comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

ANTECEDENTES
  1. LOS ACTOS ACUSADOS

    Se demandan las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio:

    • 7484 del 24 de febrero de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió la solicitud de cancelación por no uso presentada por las sociedades Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH, en la siguiente forma: I) Negó la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281109, correspondiente a la marca figurativa, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la clasificación internacional del Niza; II) canceló parcialmente el uso de la marca figurativa excluyendo de su cobertura los siguientes productos: Chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos; y III) Como consecuencia de lo anterior limitó el uso de la marca figurativa a los siguientes productos: dulces, gomas y bombones y todo tipo de productos de confitería, comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.

    • 17858 del 20 de abril de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedades Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH, contra la Resolución N° 7484 del 24 de febrero de 2009, y la confirmó.

    • 24779 del 20 de mayo de 2009, mediante el cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por las sociedades Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH, contra la Resolución N° 7484 del 24 de febrero de 2009, y la confirmó.

    1.2. LA DEMANDA

    Las sociedades T. Ibérica S.A. y Mederer GMBH, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitaron que se acceda a las siguientes

  2. 2.1. Pretensiones

    “Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 7484 de fecha 24 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo N° 03-075026, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca N° 281109, correspondiente a la marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos: “Dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

SEGUNDA

que se declare la nulidad de la resolución N° 17858 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contendía en la Resolución N° 7484 de 2009.

TERCERA

que se declare la nulidad de la Resolución N° 24779 de fecha 20 de mayo de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución N° 7484.

CUARTA

que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación TOTAL por no uso del registro de la marca FIGURATIVA clase 30, certificado de registro N° 281109.

QUINTA

que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

SEXTA

que se ordene expedir copia de la sentencia, para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial”[4].

1.2.2. Hechos en que se funda la demanda

Los hechos expuestos en la demanda son los siguientes:

“PRIMERO: Las sociedades Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH solicitaron la cancelación por no uso del registro de la marca FIGURATIVA con certificado de registro N° 281109, por cuanto al...

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