Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00151-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Agosto de 2017
| Fecha | 31 Agosto 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2 0 10 - 0 0151- 00
Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA - ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS «ALDO» (MIXTA ) Y «ALDO PANETTI» (NOMINATIVA)
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción establecida en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la cual se interpreta como de nulidad relativa conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, en contra de la Resolución 39025 de 31 de julio de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la cual se revocó la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, se declaró infundada la oposición presentada por ALDO GROUP INTERNATIONAL AG y se concedió el registro de la marca «ALDO» (MIXTA) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La demanda
La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
I.1.1.- Que se declare la nulidad de la Resolución 39025 del 31 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante el cual se revocó la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, declarándose infundada la oposición presentada por ALDO GROUP INTERNATIONAL AG y concediendo el registro de la marca «ALDO» (MIXTA) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, solicita se ordene a la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la cancelación del certificado de registro 384776 correspondiente a la marca «ALDO» (MIXTA).
I.2.- Los hechos que fundamentan la demanda
Como hechos relevantes de la demanda, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG relata que el señor S.A.S.G. era titular de la marca «ALDO», certificado 177225, para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual no realizó la respectiva renovación conforme el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Teniendo en cuenta la no renovación del registro marcario precitado, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG solicitó el registro de la marca «ALDO» para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó la solicitud, mediante las resoluciones 34532 de 24 de octubre de 2007, 40075 del 29 de noviembre de 2007 y 17904 de 30 de mayo de 2008.
Destaca que en forma coetánea, obtuvo el registro de la marca «ALDO PANETTI», para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza con vigencia hasta el 9 de agosto de 2019, certificado 221329. Anotó que dicha marca «[…] fue solicitada originalmente por el señor N.A., a quien posteriormente se la compró la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, el 07 de julio de 1997, siendo concedida el 23 de junio de 1999 […]».
Posteriormente manifiesta que el señor S.A.S. solicitó el registro de la marca «ALDO» (MIXTA), para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue radicada con el número 07-70443.
Dentro del término previsto en el ordenamiento jurídico, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG se opuso al registro de la marca, argumentando que tenía registrada la marca «ALDO PANETTI», para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registro vigente hasta el año 2019.
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO profirió la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008, mediante la cual se negó el registro de la marca «ALDO» (MIXTA), con sustento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En contra de este acto administrativo, el señor S.A.S.G. presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución 16168 de 27 de mayo de 2008, confirmando la decisión proferida en la Resolución 9047 de 28 de marzo de 2008. Sin embargo, a través de la Resolución 39025 de 31 de julio de 2009, la entidad demandada resolvió el recurso de apelación revocando la decisión precitada y, en su lugar, concedió el registro de la marca solicitada.
I.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación
La parte actora estima que el acto administrativo vulneró el literal a) del artículo 136 de la Comunidad Andina. La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG considera que se transgredió el citado artículo toda vez que:
«[…] Teniendo en cuenta que la marca ALDO concedida al señor S.A.S. para identificar productos en la clase 25, y cuya vigencia se agotó el 30 de marzo de 2005, no fue renovada dentro de los términos legales estatuidos por los artículos 153 y 174 de la Decisión 486 de 2000, no era viable considerar que éste último conservara algún tipo de prerrogativa frente al signo distintivo cuya concesión se demanda a través del presente escrito […] Paralelo a lo anterior es preciso resaltar que el único derecho marcario que existía de manera cierta al momento en que S.A.S. volvió a solicitar la marca ALDO en clase 25 (radicado 07-70443) era el de la marca ALDO PANETTI a favor de la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG […] Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario tener en cuenta que la normativa andina, al igual que el Tribunal de Justicia de la CAN, han considerado inviable el registro de un signo distintivo cuando este sea idéntico o similar a otro ya registrado […] Derivado de los hechos narrados en el numeral 4° del presente escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca ALDO en clase 25, lo cual nos lleva a concluir que el respectivo estudio de confundibilidad fue obviado o mal practicado por parte de dicha entidad […] Así, si procediéramos a realizar un cotejo marcario entre las marcas confrontadas encontraríamos lo siguiente: […] Similitud Ortográfica: […] ALDO PANETTI vs. ALDO: Las palabras equiparables dentro del cotejo marcario son evidentemente las que corresponden a la expresión ALDO, la cual, en ambos casos, está escrita de la misma manera. En este sentido podríamos afirmar que existe al menos un 50% de similitud entre las marcas a comparar, lo cual nos demuestra una reproducción parcial del signo previamente concedida […] Similitud Fonética: […] ALDO PANETTI vs ALDO: Al igual que en la similitud ortográfica, fonéticamente existe una similitud del 50% entre las marcas confrontadas, siendo además común a las dos marcas la sílaba AL. En conclusión hay una reproducción parcial de un signo previamente concedido […] Similitud Ideológica o Conceptual […] ALDO PANETTI vs. ALDO […] Es en este punto donde tal vez se presentan mayores semejanzas entre los signos distintivos confrontados y en donde más se contradice la Superintendencia de Industria y Comercio […] Según la resolución acá atacada, ambas marcas se encuadran dentro del ámbito nominativo de las personas, considerando que la expresión ALDO común a las dos marcas corresponde a un nombre y que la expresión PANETTI es un apellido […] Tomando como punto de partida que el concepto que enmarca a las expresiones confrontadas evoca aquel relativo al atributo de la personalidad del nombre de las personas, carece de sentido que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dejado de considerar que las expresiones ALDO PANETTI y ALDO representan un riesgo frente a los consumidores al generar una eventual confusión [...] Así las cosas, siendo evidente la existencia de un riesgo de confusión derivado de la similitud ideológica o conceptual antes descrita, se puede verificar que entre la marca ALDO PANETTI (previamente reconocida) y la marca ALDO (solicitada posteriormente), carece de fundamentos la resolución de la Superintendencia al afirmar que las dos pueden coexistir tranquilamente en el mercado […] Aunado a lo anterior, es preciso considerar la existencia del riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haber permitido el registro de la marca ALDO cuando ya existía la marca ALDO PANETTI […] Finalmente, es preciso tener en cuenta que la jurisprudencia y la doctrina han adoptado como regla de cotejo marcario la de “examinar en conjunto los signos”. Aplicada esta regla al caso que nos ocupa encontramos que por tratarse del cotejo de una marca compuesta frente a otra no compuesta, son los elementos comunes los llamados a determinar las semejanzas entre las marcas […] Así las cosas, la marca ALDO PANETTI y la marca ALDO tiene sólo un elementos común, pero el mismo representa la partícula más distintiva de la primera marca reproducida. Esta situación ha sido abordada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: (se cita) […] Debido a que en el presente caso la marca posteriormente solicitada no incluye nuevas expresiones que le puedan conferir distintividad, al tiempo que esta reproduce la partícula más importante de la marca de la demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los principios rectores de la materia a la hora de proceder con el análisis de concesión de la marca ALDO en clase 25 […] IDENTIDAD DE CLASES Y PRODUCTOS...
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