Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00068-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699159753

Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00068-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Junio de 2017

Fecha08 Junio 2017
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: R.A.S..V. (E1)

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00068-00

Actor: PRODIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA PRODISA CON LA MARCA PRODIA

La Sala procede a decidir de fondo, en única instancia, la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad -tramitada como la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina- interpuso la sociedad PRODIA S.A. contra las Resoluciones números 49975 de 28 de noviembre de 2008, 2944 de 29 de enero de 2009 y 21646 de 30 de abril de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca PRODISA para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la firma PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS - PRODISABOR E.U., y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra esta decisión, confirmándola.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio del medio de control de nulidad -tramitada como de nulidad relativa- para que la Sala se pronuncie respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones:

Que se declare la nulidad de las Resoluciones números 49975 de 28 de noviembre de 2008, 2944 de 29 de enero de 2009 y 21646 de 30 de abril de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se concedió el registro de la marca PRODISA para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la firma PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS - PRODISABOR E.U., y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra esta decisión, confirmándola.

Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare nulo el título que acredita a la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS - PRODISABOR E.U. como titular de la marca PRODISA en la Clase 30, y no se asigne el número de certificado correspondiente o se cancele el certificado de registro de la marca que se haya expedido.

1.2. Fundamentos de hecho:

La sociedad Productora y Distribuidora Internacional de Alimentos - PRODIA S.A. es titular de las marcas mixtas PRODIA, registradas en las clases 1, 3, 29 y 30, y de la marca nominativa PRODIA, registrada en la clase 30. Las marcas mixtas están representadas en la siguiente forma:

El 18 de marzo de 2008, la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS - PRODISABOR E.U. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro como marca del signo PRODISA (nominativo), para distinguir “café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue tramitada bajo el expediente número 08 028384.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial número 591 de 30 de abril de 2008 y, dentro de la oportunidad legal, la sociedad PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRODIA S.A. presentó oposición a dicha solicitud, con fundamento en la confundibilidad del signo PRODISA con su marca PRODIA.

Por Resolución número 49975 de 28 de noviembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca PRODISA (nominativa), para identificar productos de la Clase 30, decisión ésta contra la cual se interpusieron por PRODIA S.A. los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

Mediante la Resolución número 2944 de 29 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación.

Por su parte, a través de la Resolución número 21646 de 30 de abril de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se desató el recurso de apelación que confirmó la decisión de conceder la marca PRODISA.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación:

La demandante considera que los actos administrativos acusados son violatorios de lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y en los artículos 7, 8, 10, 11, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996.

Afirmó que existen similitudes ortográficas, fonéticas y visuales entre la marca concedida en los actos acusados, PRODISA, y su nombre comercial y las marcas mixtas PRODIA registradas en su favor para identificar productos de las clases 29 y 30, así: en el primer aspecto, debido a la secuencia de las vocales, la longitud de las palabras, y el número de sílabas, que hacen que los signos sean casi idénticos; en el segundo aspecto, debido a que las dos expresiones tienen una sonoridad muy parecida, que no varía por el solo hecho que en la marca acusada se incluya la letra S, la cual no le otorga suficiente distintividad; y en el tercer aspecto, en razón a que al comparar la marca PRODISA con la denominación PRODIA, que es la parte predominante en sus signos, se aprecia claramente la similitud.

Precisó que es evidente que entre los mencionados signos “se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto el concepto que ambas expresiones evocan, fácilmente hacen (sic) que el público consumidor sea inducido a error, en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos, más aún cuando la marca de la sociedad demandante en este caso, ha alcanzado un alto reconocimiento a nivel nacional e internacional”.

Señalo que la cobertura de las marcas es idéntica, si se tiene en cuenta que la marca PRODIA en la Clase 30 está registrada para identificar “azúcar, tapioca, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, salsas (condimentos), especias”, y que la marca PRODISA se solicitó para distinguir “café, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, productos comprendidos también en la Clase 30. Este hecho indica, además, que los productos amparados por las marcas tengan idénticos canales de comercialización.

Destacó que no resulta muy casual que un tercero con posterioridad intente el registro de una marca tan similar ya posicionada, menos aún cuando este mantuvo relaciones comerciales con la sociedad demandante al ser el distribuidor de los productos de PRODIA S.A. en el Departamento del Atlántico.

Apuntó, así mismo, que las dos sociedades concurren en el mismo mercado y atienden el mismo público consumidor.

Indicó, de otro lado, que con la concesión de la marca PRODISA se está permitiendo la configuración de actos de competencia desleal, vulnerando lo dispuesto en los artículos 7, 8, 10, 11, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996, siendo la conducta de la PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE SABORES Y AROMAS E.U. contraria a las sanas costumbres mercantiles, a la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial y comercial, además de estar dirigida a desviar la clientela de PRODIA S.A., crear confusión y engañar al público consumidor, aprovecharse de la reputación ajena y, en general, a violar las normas jurídicas.

2. Contestación de la demanda

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda para oponerse a sus pretensiones con apoyo en los siguientes argumentos:

Afirmó que con la expedición de las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.

Indicó que al realizar la consulta de “Signos Distintivos” de la Superintendencia se puede establecer que la sociedad actora es titular de los registros del nombre comercial y de las marcas PRODIA, el primero en la clase 1, y las segundas, en las clases 3, 29 y 30 (en la clase 30, tanto nominativa como mixta, y en las demás clases, mixtas).

Señaló que entre los signos PRODISA y PRODIA no existen similitudes susceptibles de generar riesgo de confusión o de asociación, puesto que visualmente son diferentes (tienen distintas sílabas y letras), su pronunciación es distinta (debido a la particular terminación de cada una de ellas y en especial a que la sílaba tónica se encuentra ubicada en distintos lugares) y su observación no permite al consumidor evocar alguna idea específica.

Destacó que pese a que los signos confrontados coinciden en cuatro letras (PRODI), al ser vistos en su conjunto no generan riesgo de confusión o de asociación.

Precisó que como las marcas son disímiles y no generan confusión, no hay lugar al examen de la relación de los productos que cada una de ellas amparan.

Finalmente, frente a las normas sobre competencia desleal invocadas en la demanda, indicó que su violación no fue alegada al momento de la oposición a la solicitud de registro marcario, y que por los actos de competencia desleal las acciones procedentes son las establecidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 (acción declarativa y de condena y acción preventiva o de prohibición), ante los jueces civiles del circuito o la Superintendencia de Industria y Comercio.

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