Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00236-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Marzo de 2017
| Fecha | 30 Marzo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
COTEJO MARCARIO - Entre el signo SOL LIMÓN Y SAL y la marca previamente registrada SOL CERO / PALABRAS DE USO COMÚN - SOL, LIMÓN y SAL / REGISTRO MARCARIO - P rocedencia respecto del signo SOL LIMÓN Y SAL al no presentar semejanzas ni generar riesgo de confusión con la marca SOL CERO
[E] ra procedente el registro de la marca cuestionada “SOL LIMÓN Y SAL” (mixta), al tener combinados los referidos vocablos de uso común, así como la letra “Y”, que la dota por sí misma de la suficiente carga semántica, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la actora. Por lo tanto, no se presentan semejanzas ortográficas, fonéticas entre los signos cotejados. Aunado a lo anterior , cabe mencionar que si bien es cierto que los signos en enfrentados distinguen los mismos productos, al amparar los de la Clase 32, también lo que es que no se presenta la posibilidad de que el consumidor pueda confundirse acerca de las clases de productos en disputa o de su origen empresarial, habida cuenta de que la marca cuestionada se encuentra acompañada de otro elemento diferente que contribuye a diferenciarla de las otras marcas previamente registradas de la actora.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre procedencia para alegar nuevas causales de nulidad, ver sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, de 3 de marzo de 2005, R.: 25000-23-15-000-2001-00418-01, C.M...C.R..L.; de 11 de diciembre de 2006, R.: 25000-23-15-000-2001-00413-01, C.M.S.S.T. y de 8 de mayo de 2014, R. 08001-23-31-000-2010-00003-01, C.M.E.G.G.; Sobre marcas derivadas, ver sentencia, de 30 de junio de 2016, R. 11001-03-24-000-2013-00141-00, C.M.E...G.G.
FUENTE FORMAL : DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
C. ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
R. número: 11001-03-24-000-2013-00236-00
Actor: LUZ D.M.C.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “SOL LIMÓN Y SAL”, CONTIENE LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN SOL, LIMÓN, SAL, QUE AL ESTAR COMBINADAS ENTRE ELLAS Y TENER EL VOCABLO “Y” RES ULTA DISTINTIVA Y REGISTRABLE
La ciudadana L.D.M.C. , mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 71106 de 21 de diciembre de 2010 , “Por la cual se resuelve un recurso de reposición ” , expedida por la Directora de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 36757 de 19 de junio de 2012 , “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” , emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: La sociedad CCM, IP S.A., a través de apoderado, solicitó el registro de la marca “SOL LIMÓN Y SAL” (mixta) , para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la actora formuló oposición contra la marca solicitada, con base en la titularidad en Colombia de los siguientes derechos de propiedad industrial: “ KOLA SOL” (mixta), “ SODA SOL” (mixta), “LIMONADA SOL” (mixta), “KOLA SOL LIGHT” (mixta), “ SOL” (mixta) y “ SOL” (nominativa), signos que distinguen productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
3º: Mediante la Resolución núm. 68737 de 29 de diciembre de 2009 , la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada su oposición y negó el registro solicitado.
4°: Contra la citada Resolución, la sociedad CCM, IP S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos a través de la Resolución núm. 71106 de 21 de diciembre de 2010, expedida por la Directora de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, que revocó la Resolución núm. 68737 de 29 de diciembre de 2009 y concedió el registro de la marca solicitada; y el segundo a través de la Resolución núm. 36757 de 19 de junio de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución núm. 71106 de 21 de diciembre de 2010.
I.2. - Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó, por falta de aplicación, el artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la marca mixta “SOL LIMÓN Y SAL ” no cumple con los requisitos exigidos para su registro, como son la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Ello, por cuanto la marca solicitada en su parte gráfica y nominativa es idéntica a las siguientes marcas mixtas previamente registradas en favor de la actora: “KOLA SOL”, “SODA SOL”, “LIMONADA SOL”, “KOLA SOL LIGHT” y “SOL”.
Agregó que, por lo anterior, el signo solicitado parece uno más del grupo de los cuales es titular.
Consideró que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, disposición que exige que para que se configure dicha causal de irregistrabilidad debe existir identidad o similitud: a) entre los signos capaz de inducir a confusión al público consumidor y; b) de los productos o servicios identificados con las marcas.
Que en el sub lite, al realizar la comparación desde el punto de vista nominativo, es evidente que el elemento que le da distintividad a las marcas en conflicto, es la partícula “ SOL” , pues los diferentes elementos que acompañan a algunas de las marcas (CERO, KOLA, SODA, LIMÓN, etc.), son comunes en la Clase 32 Internacional, de tal forma que conforme a la Doctrina y a la Jurisprudencia sobre el tema, el análisis debe recaer en los elementos que realmente son diferenciadores, en este caso, como ya se dijo, la expresión “SOL”.
Expresó que desde el punto de vista gráfico, las similitudes también saltan a la vista, comoquiera que la marca solicitada utiliza exactamente el mismo concepto gráfico de las marcas opositoras, es decir, tienen la misma distribución gráfica, al describir trazos con la expresión “ SOL” en un gran tamaño, en mayúscula, centrándola y resaltándola con un color diferente al resto de colores que componen el signo, por lo que para el consumidor promedio no cabrá la menor duda de que los productos son de un mismo empresario.
En cuanto a la comparación fonética, adujo que las dos marcas emiten exactamente igual sonido, toda vez que se trata de una misma palabra compuesta por una sola sílaba.
Respecto al cotejo ideológico o conceptual, señaló que ambas marcas evocan exactamente el mismo concepto, el del SOL , lo que lleva a la idea de calor y a la necesidad de tomar algo refrescante, lo que bastaba para que la marca cuestionada fuera irregistrable.
Advirtió que en las marcas en controversia los gráficos son idénticos, su distribución es la misma y los conceptos iguales, por lo cual no queda duda respecto de la posibilidad de confusión entre dichos signos.
Resaltó que, además, existe similitud entre los productos identificados con los signos en conflicto, toda vez que distinguen los mismos productos de la Clase 32 Internacional, por lo que resulta innegable la conexión competitiva existente entre los productos que pretende distinguir la marca cuestionada, “ SOL LIMÓN Y SAL” y las marcas de las cuales es titular.
Relacionó los criterios que, a su juicio, dilucidan la materialización del riesgo de confusión que provoca la coexistencia de la marca solicitada con las que le fueron concedidas, así: los productos de las marcas cuestionadas están ubicados en la misma clase del nomenclátor; los canales de comercialización son los mismos; los medios de publicidad son idénticos o cuando menos similares, habida cuenta de que la naturaleza de los productos son las bebidas refrescantes. Se trata de un mismo género de productos, con una misma finalidad, la cual es refrescar. Los elementos gráficos (figuras y colores), fonéticos e ideológicos de las marcas son idénticos.
Concluyó que se violó el debido proceso, pues los actos acusados no hacen un estudio de fondo, no analizan la confundibilidad entre las marcas enfrentadas, sino que se limitan a decir que la sociedad solicitante ya es titular de la marca “ SOL CERO” y que por ello no es necesario realizar más análisis.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, L.D.M.C., en su...
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