Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00108-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Diciembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 706934469

Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00108-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Diciembre de 2017

Fecha15 Diciembre 2017
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00108-00

Actor: HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CUESTIONADA “HEXAGON”, QUE IDENTIFICA SERVICIOS DE LA CLASE 35 INTERNACIONAL ENCAJA DENTRO LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO, PREVISTA EN EL LITERAL D), DEL ARTÍCULO 136 DE LA DECISIÓN 486 DE 2000, DE LA CAN, DADO QUE SE PROBÓ QUE EL SOLICITANTE DE DICHA MARCA ERA DISTRIBUIDOR O LA PERSONA AUTORIZADA POR LA SOCIEDAD ACTORA, TITULAR DE UN SIGNO SIMILAR, PROTEGIDO EN BRASIL, ESTO ES, “HEXAGON”, QUE AMPARA PRODUCTOS DE LA CLASE 10 INTERNACIONAL. ADEMÁS, CONSTITUYE ACTO DE MALA FE Y DE COMPETENCIA DESLEAL.

La sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución nro. 41336 de 20 de agosto de 2009, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1º: La sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. tiene su domicilio en Campinas, Brasil y es la titular de la marca “HEXAGON” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10ª Internacional.

2º: Para efectos de la comercialización de dichos productos en Colombia, contactó a la sociedad PROMED QUIRÚRGICOS LTDA, domiciliada en Bogotá D.C.

3º: Con ocasión de los acuerdos logrados respecto de la distribución de los productos distinguidos con la marca “HEXAGON”, se constituyó en Colombia la sociedad SYNTHES Y TRAUMA LTDA. con la que firmó un acuerdo de distribución exclusiva, pero no la autorizó ni expresa ni tácitamente para registrar la marca “HEXAGON” (nominativa) a su nombre ni para cederla en favor de ningún otro titular.

4º: Posteriormente, dicha sociedad cambió su nombre de SYNTHES Y TRAUMA LTDA. a ZIE LTDA., por lo que debió suscribir nuevas autorizaciones para la distribución de los productos que, en principio, fueron de carácter exclusivo, pero que a partir del año 2009 no tuvieron dicho carácter.

5º: El 12 de febrero de 2009 la sociedad ZIE LTDA., sin contar con la autorización debida, solicitó el registro de la marca “HEXAGON” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 Internacional, los que, a su juicio, están directamente relacionados con los productos de la Clase 10ª Internacional, en la que se encuentra la marca “HEXAGON” (nominativa), de la cual es titular.

6º: En razón de no tener distribuidores exclusivos, contactó a la sociedad CORTICAL LTDA. para que distribuyera los productos identificados con la marca “HEXAGON” (nominativa), Clase 10ª, en mercados nuevos y diferentes a los incursionados por la sociedad ZIE LTDA.

7º: Que, debido al registro de mala fe realizado por la sociedad ZIE LTDA., la sociedad CORTICAL LTDA. se ha visto impedida para comercializar los productos de la “HEXAGON” (nominativa), importados de Brasil.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Advirtió que, de conformidad con los artículos 136, literal d) y 137, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, en concordancia con el artículo 172, ibidem, un signo distintivo no puede ser registrado como marca por parte de un representante, distribuidor o persona no autorizada por el titular del signo protegido, so pena de ser entendido, en palabras de la doctrina y la jurisprudencia internacional, como un registro de “mala fe”.

Afirmó que, el representante legal de la sociedad SYNTHES Y TRAUMA LTDA., posteriormente denominada ZIE LTDA. tenía pleno conocimiento de que la sociedad HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARHELOS ORTOPEDICOS LTDA. era la titular de la marca “HEXAGON” (nominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 10ª, en Brasil, conforme al Certificado nro. 827170211, vigente hasta el 21 de febrero de 2015.

Expresó que, los representantes legales de dichas empresas solicitaron el registro marcario en Colombia con el único objetivo de restringir, en el futuro, la comercialización de los productos distinguidos con la marca “HEXAGON” (nominativa) por parte de HEXAGON INDUSTRIAS E COMERCIO DE APARHELOS ORTOPEDICOS LTDA.

Trajo a colación la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionada con los eventos y las consecuencias del registro de un signo calificado como de “mala fe”, así como la eventualidad de estarse en presencia de un caso de competencia desleal, en el comercio internacional, por confusión con una marca registrada.

Concluyó que, teniendo en cuenta que la sociedad SYNTHES Y TRAUMA LTDA., posteriormente denominada ZIE LTDA., actuó en Colombia como distribuidor de productos de la marca “HEXAGON”, resulta evidente la mala fe con la cual fue solicitado y obtenido el registro de la marca “HEXAGON”, para identificar servicios de la Clase 35 Internacional y la clara intención de cometer actos de competencia desleal.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1.1. La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.

Propuso la excepción de caducidad de la acción, al considerar que la demanda presentada corresponde a la de nulidad y restablecimiento del derecho, asunto que se puede inferir del encabezado del escrito de la demanda, que así lo señala, y del texto de sus pretensiones, las cuales conducen a la restitución de un derecho particular que se considera vulnerado; que, la referida demanda fue interpuesta contra la Resolución nro. 41336 de 20 de agosto de 2009 acusada, después de transcurrido el término de cuatro (4) meses de que trata el artículo 136 del CCA.

Adujo que, no existe vulneración de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Por el contrario, la Resolución acusada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Señaló que, el signo solicitado “HEXAGON” (mixto) cumplía con los requisitos exigidos para su registro, por lo que el mismo se concedió con observancia de los derechos del debido proceso y contradicción.

Expresó que, es falso que se hayan configurado las causales de irregistrabilidad alegadas, por cuanto no existía para la época de la solicitud, un registro idéntico o similar en Colombia, para identificar servicios de la Clase 35 Internacional, razón por la cual no existía posibilidad alguna de configurar riesgo de confusión o de asociación.

Que, no hay prueba en Colombia o en la Comunidad Andina de la existencia de un registro válido de un signo distintivo de propiedad de la actora.

Que, a pesar de contar con la oportunidad procesal para alegar un mejor derecho, no se opuso al registro de la marca cuestionada.

Que, tampoco se acreditó al momento del trámite marcario que se trataba de un distribuidor, representante comercial o persona autorizada por el titular del signo en el país miembro o en el extranjero, por cuanto, a pesar de contar con el registro internacional, el mismo no era oponible para la época de los hechos al trámite ante la SIC, dado que Colombia no había adherido al Protocolo Madrid, toda vez que el registro fue concedido el 28 de agosto de 2009 y la Ley 1455 de 2011, que aprobó la adhesión al tratado, fue sancionada por el Presidente de la República el 29 de junio de 2011.

Manifestó que, no hay indicios razonables que permitan deducir que el registro del signo se hubiera solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Afirmó que, la SIC no infringió el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, habida cuenta que no hay pruebas o elementos de juicio para considerar desleal o de mala fe la solicitud de registro, máxime que ningún tercero, ni la actora formularon oposición o reparo alguno.

II.1.2.- El curador ad litem dela sociedad ZIE LTDA.,tercera con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda y solicitó que se denieguen las pretensiones de la misma, porque los hechos en que se fundamenta no pueden ser probados. Solicitó que se declare cualquier excepción que resultare probada en el curso del proceso.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:

[…] 1.5. Al momento de resolver el proceso, se deberá verificar si la conducta acusada se ajusta o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido HEXAGON en Brasil, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta; es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes...

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