Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00386-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Mayo de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 729703209

Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00386-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Mayo de 2018

Fecha10 Mayo 2018
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00386-00

Actor: GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: AVAL.

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 50812 del 30 de septiembre de 2009, 60784 de 27 de noviembre de 2009 y 17985 del 26 de marzo de 2010, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca AVAL (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAS S.A.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 50812 del 30 de septiembre de 2009, por medio de la cual se declaró infundada una oposición, y se otorgó el registro de la marca AVAL (mixta), para identificar desodorantes, productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional, por cuanto en su expedición se violó, por falta de aplicación, el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 60784 del 27 de noviembre de 2009, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el contenido de la Resolución No. 50812 de 30 de septiembre de 2009.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 17985 del 26 de marzo de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el contenido de la Resolución No. 50812 del 30 de septiembre de 2009, por cuanto la decisión que contiene, violó, por falta de aplicación, el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Declarar que la marca GRUPO AVAL, es una marca notoria en el mercado colombiano, en los términos del Artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. Consecuencia de las decisiones anteriores, solicito se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio para que proceda a la cancelación del registro de la marca AVAL (mixta), para identificar “desodorantes”, productos de la clase 03 de la clasificación internacional en favor de la sociedad Intradevco Industrial S.A, con certificado de registro No 398805 […]” (Mayúsculas tomadas del original).

I.2. Los hechos

El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAS S.A., presentó solicitud de registro de la marca AVAL (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Expuso que a la solicitud le fue asignada el expediente administrativo 03-14-880 y que, en consecuencia, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Comentó que surtido el trámite anterior, la sociedad GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. formuló oposición con fundamento en la titularidad de los certificados marcarios mixtos y denominativos del “house mark” AVAL, registrados en las clases 35, 36 y 38 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Afirmó que mediante la Resolución 50812 del 30 de septiembre de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado.

Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 0784 de 27 de noviembre de 2009 y 17985 del 26 de marzo de 2010, en el sentido de confirmar la decisión en mención.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

Manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] concedió el registro de una marca que no cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que una expresión pueda constituirse en marca […]”.

Señaló que el signo solicitado es similar desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético a las marcas que a continuación se detallan:

MARCA

CLASE

GRÁFICA

CERTIFICADO

Grupo Aval (mixta)

35

211935

Grupo Aval

35

Denominativa

220449

Grupo Aval (mixta)

36

211932

Grupo Aval

35

Denominativa

220502

Avalnet

35

Denominativa

315226

Avalnet

36

Denominativa

262662

Avalnet

38

Denominativa

264745

Avalmas (mixta)

36

221517

Alianza Aval

35

Denominativa

11836

Alianza Aval

35

Denominativa

213266

Alianza Aval (mixta)

35

211933

Certiaval (mixta)

36

256326

Advirtió que la marca Grupo Aval goza de alcance y reconocimiento desde 1997, y que es uno de los grupos económicos más importantes del país, conocido por comercializar servicios que no solo se limitan al campo de los servicios bancarios.

Manifestó que no se aplicó de manera correcta el ordenamiento jurídico andino, por cuanto la irregistrabilidad se da respecto de cualquier producto o servicios que pretenda desconocer el carácter distintivo de la marca notoria, evitando que se pierda o diluya su fuerza.

En efecto, puso de presente que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que el signo Grupo Aval es una marca notoria desde el año 2003 y que en el presente lo sigue siendo, la cual “[…] además ostenta la calidad de marcas de alto renombre o marcas renombradas, al ser signos de alto posicionamiento en el mercado […]”.

Consideró que el registro de la marca Aval solicitada creará en la concepción del consumidor la idea que el desodorante o productos reseñados tienen el mismo origen empresarial que los servicios prestados por las demás marcas de su propiedad.

Afirmó que la búsqueda en Google de los registros marcarios que son objeto de la oposición y la expresión grupo aval arroja más de 1.080.0000, lo que denota claramente la notoriedad de la marca, no solo en los servicios de banca y finanzas, sino en toda clase de sitios web.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sostuvo que si bien es cierto que las marcas resultan similares, también lo es que el principio de especialidad confiere derechos solo en relación a los bienes o servicios designados en su solicitud de registro, es decir, solo se adquieren para invocar la protección del derecho de marcas, en conexión a los bienes o servicios paras los que ha sido registrada.

Advirtió que el signo solicitado Aval (mixto) pretende distinguir productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, tales como desodorantes para uso personal, los que usualmente se compran en supermercados, farmacias y otros establecimientos comerciales y que la marca opositora está registrada para distinguir servicios bancarios y financieros.

Por lo anterior, consideró que los servicios vinculados al mercado económico son totalmente distintos a los productos identificados con el signo solicitado, por lo que no se relacionan competitivamente, siendo fácilmente diferenciables.

Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que si bien es cierto que no resultaba necesario pronunciarse sobre la presunta notoriedad de las marcas del Grupo AVAL, también lo es que la parte actora no presentó en sede gubernativa ningún documento a través del cual se concluya la referida notoriedad, por lo que en los actos administrativos atacados se consignó que no se habían encontrado como probados los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD INTRAVEDCO INDUSTRIAL S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

Manifestó que la marca concedida distingue productos de la clase 3ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza a diferencia de las marcas opositoras que se relacionan con servicios bancarios y financieros.

Adujo que el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 del 2000 ampara a los signos notoriamente conocidos, determinando la irregistrabilidad de los signos confundibles con éstos siempre y cuando se empleen para los mismos productos o servicios, evitando la confusión indirecta, por el posible riesgo de asociación.

Aseguró que las marcas de la sociedad actora no pueden considerarse de renombre o renombradas, dado el grado de conocimiento que tienen los consumidores del tipo de productos que se distingue con ellas, no...

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