Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00465-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Mayo de 2018
| Fecha | 10 Mayo 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00465-00
Actor: L.P.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad
Referencia: Exámen de registrabilidad del signo distintivo «LEOCAL», para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Confundibilidad con las marcas registradas «LEO» (nominativa) y «LEO» (mixta).
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad LEO PHARMA A/S, en contra de las resoluciones 1.692 de 29 de enero de 2008, 8.451 de 25 de febrero de 2009 y 12.449 de 19 de marzo de 2009, las dos primeras expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la última proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la hoy demandante y se concedió el registro de la marca «LEOCAL» (nominativa) a la sociedad LEOPHARMA LTDA, para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.- Antecedentes
I.1. La demanda
I.1.1.- Las pretensiones
La sociedad LEO PHARMA A/S, mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación, demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), que fuera interpretada como de nulidad conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a que se reconozcan las siguientes pretensiones:
«[…] 3.1. Que se declaren la NULIDAD de la Resolución 1.692 del 29 de enero de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad LEO PHARMA A/S y conceder el registro de la marca LEOCAL, a favor de la sociedad LEOPHARMA LTDA, para identificar productos de la clase 5 internacional.
3.2. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 8.451 del 25 de febrero de 0002009 (sic), por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad LEO PHARMA A/S, en contra de la Resolución 1.692 del 29 de enero de 2008, confirmándola.
3.3. Que declaren la NULIDAD de la Resolución 12.449 del 19 de marzo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual de resolvió (sic) el recurso de apelación que interpuso la sociedad LEO PHARMA A/S, en contra de la Resolución No. 1.692 del 29 de enero de 2008, confirmándola y declarando agotada la vía administrativa.
3.4. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los Honorables Consejeros que ordenen a la Superintendencia de Industria y Comercio que cancele el certificado de registro No. 376.280, concedido a favor de la sociedad LEOPHARMA LTDA., y que corresponde a la marca LEOCAL, para identificar productos de la clase 5a internacional (sic) […]».
I.1.2.- Los hechos que fundamentan la demanda
I.1.2.1.- Los hechos expuestos por la parte demandante giran en torno a la expedición de los actos administrativos acusados en la presente acción de nulidad. Así, relata que el 10 de octubre de 2006, la sociedad LEOPHARMA LTDA solicitó el registro de la marca «LEOCAL» (nominativa), para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual le correspondió el número de registro 06.102.170.
I.1.2.2.- La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial nro. 570 de 30 de noviembre de 2006.
I.1.2.3.- El día 17 de enero de 2007, la sociedad demandante presentó oposición en contra de la solicitud de registro del precitado signo distintivo, por cuanto, en su concepto, era similarmente confundible con sus marcas registradas LEO, L. (mixta) y LEON ASIRIO, identificadas con los números de registro 92.031, 80.038 y 38.895, para identificar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, encontrándose, por ese hecho, incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
I.1.2.4.- La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Jefe de la División de Signos Distintivos, expidió la Resolución 1.692 de 29 de enero de 2009, mediante la cual decidió declarar infundada la oposición presentada por la hoy demandante y concedió el registro de la marca solicitada por la sociedad LEOPHARMA LTDA. Esta decisión fue impugnada oportunamente por la hoy demandante.
I.1.2.5.- La demandada, mediante la Resolución 8.451 de 25 de febrero de 2009, decidió el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 1.692 de 2008, confirmándola. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa entidad, expidió la Resolución 12.449 de 19 de marzo de 2009, mediante la cual resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 1.692 de 2008.
I.1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación
I.1.3.1.- Las normas violadas
La sociedad demandante acusó a la Superintendencia de Industria y Comercio de trasgredir, mediante los actos acusados, los artículos 134 y 136 (numeral a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
I.1.3.2.- El concepto de la violación
I.1.3.2.1.- «[…] FAMILIA DE MARCAS […]»
I.1.3.2.1.1.- La sociedad demandante, inicialmente, explica que ha empleado, desde hace más de 50 años, la expresión «LEO», como elemento común para identificar los productos que fabrica y comercializa en el mercado, los cuales corresponden a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.3.2.1.2.- Destaca, entonces, que con gran esfuerzo ha posicionado sus marcas en el mercado mundial, generando en el consumidor la idea de que los productos que identifica con el prefijo «LEO», poseen un mismo origen empresarial, es decir, «[…] pertenecen a una misma familia de marcas […]». Es así como subraya que es titular de las marcas «LEO» (certificado de registro nro. 92.031), «LEO» (mixta) (certificado de registro nro. 80.038) y («LEON ASIRIO» (certificado de registro nro. 38.895).
I.1.3.2.1.3.- Teniendo en cuenta, entonces, que el elemento predominante en la familia de marcas de la demandante, es la expresión «LEO», «[…] resulta evidente que la marca solicitada LEOCAL induce a los consumidores a pensar que el producto que se comercializa con dicha marca hace parte de los productos que comercializa y distribuye la sociedad LEO PHARMA A/S con su familia de marcas LEO; L. (MIXTA) y LEÓN ASIRIO […]».
I.1.3.2.1.4.- De otro lado, considera que la Sala, al momento de decidir la presente controversia, debe tener en cuenta que la sociedad LEOPHARMA LTDA, «[…] además de reproducir en su totalidad las marcas de mi representada también reproduce su nombre comercial […]», L.P.A., con el cual se identifica en el mercado mundial de productos farmacéuticos. Esta situación, según la sociedad demandante, da un indicio claro de que la sociedad LEOPHARMA LTDA «[…] conocía con anterioridad la existencia de la sociedad LEO PHARMA A/S y de sus marcas, incluyendo la marca LEO que pretende registrar para distinguir idénticos productos, adicionando la denominación CAL […]».
I.1.3.2.2.- Al exponer los «[…] Comentarios sobre la comparación ortográfica y fonética hecha por la entidad demandada […]», refiere:
I.1.3.2.2.1.- Que la entidad pública demandada se limitó a comparar el signo solicitado «LEOCAL» y uno de las marcas registradas «LEO ASIRIO», dejando de lado las marcas «LEO» y «LEO» (mixta), con las cuales el signo solicitado presenta mayor similitud y evidente riesgo de confusión.
I.1.3.2.2.2.- Ahora bien, adentrándose en el análisis de confundibilidad realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la parte demandante subrayó que «[…] contrario a lo establecido por la entidad demandada, las diferencias que resaltó no resultan suficientes para permitir la clara identificación de los signos […]».
I.1.3.2.2.3.- Es así, entonces, que señala que el hecho consistente en que los signos distintivos comparados tengan diferente número de sílabas «[…] no puede considerarse como definitivo para impedir cualquier riesgo de confusión, debido a que los consumidores no se ponen en la tarea de “contar” las sílabas para encontrar diferencias entre dos marcas que encuentran en el mercado, sino que simplemente recordando una, podrán asociarla con otra, si resulta que tienen mayores semejanzas que diferencias […]».
I.1.3.2.2.4.- Para la parte demandante, entonces, de la comparación entre el signo solicitado y las marcas las marcas «LEO», «LEO» (mixta) y «LEON ASIRIO», puede observarse que sus semejanzas ortográficas son mayores a sus diferencias, independientemente del número de sílabas, criterio que resulta ser solo uno más a tener en cuenta en el análisis ortográfico de las marcas. Dicho lo anterior, pone de manifiesto las semejanzas entre las marcas precitadas, en la siguiente forma:
«[…] a) Coincidencia de letras: los signos LEOCAL/LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO coinciden en 3 letras, en idéntica posición: las tres primeras (L E O). Sobre estas letras recae la fuerza fonética y visual de los términos enfrentados.
b) Raíces comunes: los signos LEOCAL/LEO/LEO (MIXTA) y LEON ASIRIO comparten las primeras 3 letras (LEO), insisto, sobre este radical recae la fuerza determinante en cada uno de los conjuntos marcarios.
c) Irrelevancia de la terminación CAL en el signo solicitado: si bien el signo solicitado posee una terminación CAL, es evidente que esta ocupa un lugar secundario en el conjunto marcario, el cual no le otorga la distintividad necesaria.
d)...
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