Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00440-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Julio de 2018
| Fecha | 12 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero p onente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001- 03 -24-000-2008-00440- 00
Actor: BAYER HEALTHCARE LL C
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: REGISTRO COMO MARCA DE LA EXPRESION DIGESTA PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 5ª INTERNACIONAL
La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. contra las resoluciones números 8650 de 25 de marzo de 2008, 15480 de 21 de mayo de 2008 y 24372 de 16 de julio de 2008, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se declaró fundada una oposición y se negó el registro de la marca DIGESTA solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1. Pretensiones:
1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución número 8650 de 25 de marzo de 2008, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada contra la marca DIGESTA en la Clase 5ª y se negó el registro de ésta a la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC.
1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución número 15480 de 21 de mayo de 2008, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 8650 de 2008.
1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución número 24372 de 16 de julio de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 8650 de 2008.
1.1.4. Que como efecto de las anteriores declaraciones se restablezca el derecho de BAYER HEALTHCARE LLC. a obtener el registro de la marca DIGESTA para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional.
1.1.5. Que se ordene a la demandada adoptar las medidas necesarias en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
El 15 de marzo de 2007, en ejercicio del derecho de prioridad, derivado de la obtención de la cancelación por no uso del certificado número 271964, correspondiente a la marca DIGESTA, la sociedad BAYER HEALTHCARE LLC. solicitó el registro de este signo como marca para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional. El 30 de abril de 2007 se publicó el extracto de esta solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial número 575.
Dentro del término legal, la sociedad PROCAPS S.A. presentó oposición contra dicha solicitud, con fundamento en el registro previo de las marcas DIGESTA LAX y DIGEST, en las clases 5ª y 30, respectivamente, con las cuales resulta similarmente confundible.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 8650 de 25 de marzo de 2008, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca DIGESTA solicitada por BAYER HEALTHCARE LLC., quien interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada decisión.
El primero fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución número 15480 de 21 de mayo de 2008, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación. Por su parte, el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio de la Resolución número 24372 de 16 de julio de 2008, confirmando el acto impugnado.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Señala que en las resoluciones acusadas la entidad demandada desconoce que el prefijo DIGEST es de uso común en las marcas registradas en la Clase 5ª, que por ello no es apropiable por parte de un único titular, y que ha sido utilizado, en combinación con otras expresiones, entre otras, en marcas como DIGESTRA, DIGESTOL, DIGESTRIM, permitiéndose por la Superintendencia la coexistencia de estas marcas consideradas “débiles” por razón de ese elemento común.
Considera que “[…] es injusto e inequitativo que la Administración, pese a reconocer por vía registral la existencia de muchas marcas con el prefijo DIGEST, al llevar a cabo el estudio de fondo considera en el cotejo con la marca opositora, DIGESTA LAX, que la denominación genérica es la que pesa en el cotejo marcario, esto es comparar las marcas, como si DIGEST/DIGEST no fuera de uso común en las marcas […] que fueron aceptadas en registro […]”.
Reitera que la expresión de uso común, DIGEST, está presente, en combinación con otras palabras, en otros signos registrados ante la Superintendencia, y que por ende al realizar el cotejo marcario esta no puede encontrar más parecido que el que tiene con una marca débil que comparte dicha expresión de uso común con otra.
Agregó que al examinar las marcas en conflicto se puede apreciar que su estructura y sus terminaciones son diferentes, A, en DIGESTA, y A LAX, en DIGESTA LAX.
2. Contestación de la demanda.
2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones:
Señaló que los actos demandados no han incurrido en violación de las normas legales, especialmente de las contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
Precisó que la marca DIGESTA es semejante a la marca DIGESTA LAX y que las similitudes entre tales signos conllevarían al público consumidor respecto al origen empresarial de los productos, pues se podría pensar que se trata de una misma marca que pertenece al mismo titular o de una nueva o misma línea de productos.
Apuntó que el signo solicitado a registro reproduce el elemento esencial de la marca registrada DIGESTA LAX.
Finalmente, indicó que las otras actuaciones a que se refiere la parte actora son actuaciones independientes que no comprometen ni obligan a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento.
2.2. La sociedad PROCAPS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda en forma extemporánea.
3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público
La parte actora no intervino en esta etapa del proceso.
La parte demandada reiteró los argumentos de defensa que esgrimió al contestar la demanda.
La sociedad PROCAPS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, señaló que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho, en razón a que la marca DISGESTA es confundible con su marca DIGESTA LAX. Agregó que no existen argumentos fácticos suficientes para considerar que DIGESTA sea una expresión de uso común, y advirtió que la marca solicitada se incluye en su totalidad en la marca opositora.
El Ministerio Público guardó silencio.
4. La Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 016-IP-2012 de 10 de mayo de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que, a juicio de dicha Corporación, son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
“PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo DIGESTA (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos DIGESTA, DIGESTA LAX Y DIGEST, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.
TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado DIGESTA (denominativo) y las marcas registradas DIGESTA LAX Y DIGEST (denominativas),aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece una mayor atención a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, siendo necesario por ello que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos...
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