Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00137-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Julio de 2018
| Fecha | 26 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente : HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2007 - 00137 - 00
Actor: FERNANDO MA RCH GAME Y ECUACLEANER S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad
Referencia: Alcance del derecho sobre nombres y enseñas comerciales en Estados Miembros de la Comunidad Andina. Requisitos de la Oposición andina. Efectos de la e xtemporaneidad de la oposición.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentaron F.M.G. y Ecuacleaner S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 34999 de 17 de diciembre de 2003.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
F.M.G. y E.S., en adelante los demandantes, por intermedio de apoderado especial, presentaron demanda que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad, fundamentada en los artículos 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 34999 de 17 de diciembre de 2003 “Por la cual se concede un registro” expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de E.S., tercero con interés directo en el resultado del proceso, en adelante el tercero con interés.
Pretensiones
Los demandantes solicitaron que se reconozcan las siguientes pretensiones:
"[…] 2.1 Declarar la nulidad de la Resolución núm. 34999 de 17 de diciembre de 2003, proferida por la jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concede el registro para la marca LE COLLEZIONI, mixta, certificado 278133, para distinguir “ preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” comprendidos dentro de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad EXECUTIVE S.A.
2.2 Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.
2.3 Que se condene en costas a la accionada […]”.
Presupuestos fácticos
Los demandantes indicaron, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
El señor F.M.G.y.E.S., con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil (República del Ecuador), usan desde el año 1988 el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para distinguir al empresario y al establecimiento de comercio que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación, exportación y compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería), así como todos los artículos relacionados tales como jabones, perfumería cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras y productos en cuero, bastones, fustas, etc., productos comprendidos dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Adquirieron la titularidad sobre el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en razón de su uso continuo e ininterrumpido en la República del Ecuador y conforme a la normativa de la Comunidad Andina, cuentan con facultades para defender sus derechos en cualquiera de los Estados miembros.
Algunos de los socios de E.S., como tercero con interés, contactaron a los demandantes, siete años atrás en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera en establecimientos que se denominan LE COLLEZIONI, nombre y enseña comercial con el que los demandantes se han identificado por más de diecinueve años en la República del Ecuador.
Encontraron con sorpresa y extrañeza, en una visita realizada a Colombia, que su nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI estaban siendo utilizados por E.S., para distinguir los mismos productos que ellos distribuyen y comercializan, sin su autorización o licencia.
E.S., conociendo de la existencia del nombre y enseña comercial de propiedad de F.M.G.y.E.S., solicitó, de mala fe, el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Cuando tuvieron conocimiento de la solicitud de registro en Colombia presentada por E.S., el término para presentar oposición con fundamento en el artículo 147 ya había vencido; no obstante, en uso de sus derechos y facultades concedidas por la legislación nacional e internacional que les otorgan la posibilidad de impedir el registro acreditando un interés legítimo, presentaron a la demandada abundante material probatorio informándole de la existencia, derechos y uso anterior del nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI en la República del Ecuador.
La Superintendencia de Industria y Comercio no realizó el examen de registrabilidad exigido por la Ley y omitió pronunciarse acerca del escrito y concedió el registro a E.S. de la marca LE COLLEZIONI, para distinguir productos de la Clase 3 Internacional. Por lo anterior, F.M.G.y.E.S., solicitaron la revocatoria directa del acto expedido, pero fue negada bajo el argumento que debió haberse presentado oposición dentro del término legal.
Normas violadas
Los demandantes en el libelo introductorio adujeron la vulneración de los artículos 136 literal b) y 150 de la Decisión 486. Adicionalmente, la de los artículos
6º., 31 y 35 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, en adelante Código Contencioso Administrativo y 23 y 61 de la Constitución Política.
Concepto de la violación
Los demandantes expusieron los cargos por violación de la siguiente forma:
Afirmaron que la demandada incurrió en una "falta de aplicación" del artículo 150 de la Decisión 486 debido a que no realizó en debida forma el estudio de fondo de registrabilidad de la marca solicitada al desconocer que, conforme a la normativa andina, los demandantes tienen derechos anteriores sobre la expresión LE COLLEZIONI que utilizan desde 1988 como nombre y enseña comercial. Lo anterior, pese a que la demandada fue informada sobre el hecho, a través de escrito de 31 de diciembre de 2003.
Indicaron que la demandada omitió aplicar el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto registró como marca el signo distintivo LE COLLEZIONI a pesar de ser idéntico al nombre y enseña comercial que usaban los demandantes con anterioridad, lo que afecta sus derechos y causa riesgo de confusión y asociación.
Alegaron que se violó el artículo 137 de la Decisión 486 porque la demandada conoció de los acercamientos del tercero con interés y los demandantes, para constituir una sucursal en Colombia, por lo que era forzoso concluir la intención del mencionado tercero, de perpetrar actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación de los demandantes.
Añadieron que, en aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, la decisión de concesión del registro debe anularse por cuanto la autoridad competente debe decretar, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiere concedido de mala fe, que es evidente en este caso, por razón de las circunstancias anotadas.
Manifestaron que la demandada violó el artículo 83 de la Constitución Política por cuanto, el tercero con interés, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los demandantes, movido por una reprochable mala fe, solicitó en Colombia el registro de la marca LE COLLEZIONI; la situación fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien hizo caso omiso de dicha información. Por la misma razón, los demandantes consideraron violados el artículo 768 del Código Civil Colombiano.
Sostienen que, por desconocimiento y falta de aplicación, se violaron los artículos 23 de la Constitución Política y 6º, 31 y 35 del Código Contencioso Administrativo, porque la demandada ha debido proteger los derechos y facultades concedidas al demandante en la Legislación Nacional (Código de Comercio) e Internacional (ADPIC, Convención de París y Decisión 486); además presentaron seis peticiones que no fueron respondidas.
Arguyeron, finalmente, que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, porque no se protegieron en debida forma sus derechos sobre el nombre y enseña comercial LE COLLEZIONI.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones solicitadas por los demandantes, argumentando lo siguiente:
Adujo, en esencia, que el acto que concedió el registro de la marca mixta LE COLLEZIONI fue expedido con la observancia de los requisitos señalados en la Decisión 486, debido a que el signo cumple con los requisitos de perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Precisó en cuanto al uso anterior del nombre comercial LE COLLEZIONI, que tanto el órgano comunitario como su homólogo nacional, admiten el depósito del nombre comercial no como una forma constitutiva del derecho, sino como un mecanismo probatorio que, desde el día de la solicitud, crea...
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