Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00582-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Diciembre de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

C onsejero ponente : HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número : 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00582 - 00

Actor : CASA LUKER S.A

Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de Nulidad Relativa

Referencia: Comparación entre marca mixta y marcas nominativas y marca mixta. Ausencia de riesgo de confusión y asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Casa Luker S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12429 de 27 de mayo de 2005, 16518 de 28 de mayo de 2008 y 24472 de 16 de julio de 2008 .

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. C.L.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 12429 de 27 de mayo de 2005, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 16518 de 28 de mayo de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la resolución núm. 24472 de 16 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones declararon infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedieron el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL solicitada por Inversiones y Representaciones Chain E.U., para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Productos y Productos para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La parte demandante solicitó, en consecuencia, que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL, cuyo titular es Inversiones y Representaciones Chain E.U., para identificar productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se declare la Nulidad de la Resolución 012429 del 27 de Mayo de 2005 emanada de la División de Signos Distintivos de l a Superintendencia D elegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Casa Luker S.A. con base en las marcas SOL y concedió el registro de la marca LÁGRIMA DE SOL (mixta), para distinguir quinua en grano convencional y quinua en grano orgánica, productos comprendidos en la clase 31 Internacional.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la Resolución 16518 del 28 de Mayo de 2008 proferida por la División de Signos Distintivos, por medio de la cual al estudiar el recurso de Reposición interpuesto por la sociedad Casa Luker S.A., confirmó la anterior Resolución.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la Nulidad de la Resolución 24472 del 16 de Julio de 2008 emanada de la Superintendencia D elegada para la Propiedad Industrial por medio de la cual al estudiar el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Casa Luker S.A., confirmó la decisión contenida en dicha Resolución 12429 y en consecuencia, concedió en definitiva el Registro de la marca LÁGRIMA DE SOL (mixta) a favor de la sociedad Inversiones y r epresentaciones C. (sic) E.U., domiciliada en Bogotá, Colombia para d i sti nguir quinua en grano convencional y quinua en grano orgánica , productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Marcaria Internacional de Niza.

4. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Si g nos Distintivos de la Superintendencia delegada para la Propiedad Industrial se anule el Certificado de Registro 358.658 de la marca LÁGRIMA DE SOL (sic) a favor de la sociedad Inversiones y Representaciones Chahin (sic) E.U., domiciliada en Bogotá, para distinguir quinua en grano convenci onal y quinua en grano orgánica, productos comprendidos en la clase 31 marcaria Internacional de Niza.

5. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la División de Signos Dist intivos de la Superintendencia D elegada para la Propiedad Ind ustrial, declarar fundadas las o bservaciones presentadas por la sociedad Casa Luker S.A. con base en las marcas SOL contra la solicitud de registro de la marca LÁGRIMA DE SOL en la clase 31 y se niegue el registro de la marca.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso A dministrativo y en consecuencia, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de la sentencia, dicte la Resolución correspondiente en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento.

7. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la G aceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en este proces o […]”.

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

4.1. Inversiones y Representaciones Chain E.U., el 27 de abril de 2004, presentó la solicitud del “[…] registro de la marca (sic) LÁGRIMA DE SOL (mixta) para distinguir quinua en grano convencional y quinua en grano orgánica, productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.

4.2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 546 de 30 de noviembre de 2004 y se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 04-38398.

4.3. La parte demandante, en la respectiva oportunidad, presentó oposición contra la solicitud de :

“[…] Registro de la marca (sic) LÁGRIMA DEL SOL con base en el registro anterior y vigente de las marcas:

SOL

29

259.319

SOL

30

101.748

SOL

30

72.368

SOL

30

22.657

SOL

30

212.272

[…]” .

4.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 12429 de 27 de mayo de 2005, declaró infundada la oposición presentada por la parte demandante y concedió el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL, cuyo titular es Inversiones y Representaciones Chain E.U., para distinguir productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.5 . La parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 12429 de 27 de mayo de 2005 .

4.6. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 16518 de 28 de mayo de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12429 de 27 de mayo de 2005 y conceder el recurso de apelación.

4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 24472 de 16 de julio de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 12429 de 27 de mayo de 2005.

Normas violadas

5. La parte demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículo s 135, literales b) y p) , 136 , literal es a) , f) y h) , 224 y 226 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La parte demandante , en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación :

6.1. Afirmó que la parte demandada desconoció el artículo 135, literales a) y p) de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca mixta QUINUA LÁGRIMA DE SOL para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, “[…] la Administración ignoró el que la marca solicitada carecía de la suficiente fuerza para distinguir alimentos frente a productos alimenticios de un tercero, distinguidos y comercializados con la marca SOL de la sociedad Casa Luker S.A. […]” .

6.2. Indicó que :

“ […] La sociedad Casa Luker S.A. tiene registrada y vigente su marca S OL, la cual usa de man era pública e ininterrumpida desde hace más de 40 años, lo cual está plenam ente demostrado en el expediente administrativo de cuyas Resoluciones se pide su nulidad.

L a marca solicitada es mixta. Ella en su aspecto nominativo contiene a la marca registrada SOL y solo le añade otra palabra que no desvirtúa su significado conceptual, simplemente le añade una característica al SOL. En el aspecto gráfico, ella está formada por la figura de un SOL lo cual confirma que la palabra esencial y básica de la marca solicitada es la palabra SOL.

[…]

Con la marca SOL se distinguen en el mercado productos alimenticios de amplia traye ctoria en Colombia. Con la marca L...