Sentencia nº 11001-03-24-000-2012-00262-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00262-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 07-03-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 07 Marzo 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00262-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 200 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ULTRAGAS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa GAS EVOLUTION JEANS previamente registrada en la clase / EXPRESIÓN LAUDATORIA – Lo es ULTRAGAS / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ULTRAGAS para distinguir productos de la clase 25 Internacional al ser suficientemente distintivo
[E]ntre la marca solicitada y la marca registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula GAS, el elemento compositivo ULTRA de la marca solicitada, le da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarla de la marca registrada, aunado al hecho de que la marca solicita tiene un elemento gráfico que contribuye a su distintividad, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común y laudatorias no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos de uso común, evocativos y laudatorios, por lo tanto su marca es considerada débil.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ULTRAGAS para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa GAS EVOLUTION JEANS previamente registrada en la clase / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ULTRA en la clase 35 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es GAS en clase 25 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de confundibilidad. Excepción: cuando la marca está compuesta por dos términos de uso común
La Sala, con el fin de obtener elementos adicionales de análisis, consultó la base de datos pública de registros marcarios de la parte demandada, encontrando lo siguiente: i) que para la época de la solicitud de registro de la marca mixta ULTRAGAS la partícula ULTRA era de uso común en relación con los servicios que identifica la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) la partícula GAS, que compone tanto la marca solicitada como la marca registrada, era de uso común en relación con los servicios que identifica la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza con los productos que distingue la Clase 25 de la misma Clasificación como se puede observar en algunos ejemplos de marcas registradas en dichas clases, […] La Sala observa que las marcas cotejadas, están conformadas por una partícula de uso común que es GAS por lo que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarios que lo hagan suficientemente distintivos. Adicionalmente, puede observarse que la marca solicitada ULTRAGAS está conformada por dos partículas de uso común: ULTRA y GAS. También ha de indicarse que la marca registrada GAS EVOLUTION JEANS se encuentra conformada, por el término de uso común GAS y el término genérico JEANS que responde de manera directa a la pregunta ¿qué es el producto? identificando en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza “Vestidos calzado y sombrerería”. Por lo anterior y de conformidad con el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las palabras genéricas y de uso común deben excluirse del cotejo marcario; sin embargo, dado que la marca solicitada ULTRAGAS está compuesta únicamente por dos términos de uso común, no es posible excluir los dos términos por cuanto impediría realizar el cotejo marcario, por lo que, se debe realizar el cotejo de las dos marcas ULTRAGAS y GAS EVOLUTION JEANS tomadas en una visión de conjunto, de la misma manera en que se realizó el cotejo en una sentencia preferida por esta Sección el 31 de julio de 2018, en la que se consideró que era necesario cotejar las marcas ULTRAGAS y GAS EVOLUTION JEANS desde una visión de conjunto a pesar de estar compuestas por elementos de uso común, descriptivos o genéricos.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto ULTRAGAS y el nombre y enseña comercial GAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de confundibilidad. Excepción: cuando la marca está compuesta por dos términos de uso común / NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Su protección opera es frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto ULTRAGAS para distinguir productos de la clase 25 Internacional al ser suficientemente distintivo
[E]ntre la marca solicitada y el nombre comercial y la enseña comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula GAS el elemento compositivo ULTRA le da suficiente fuerza distintiva y no permitirá al consumidor asociarla con el nombre comercial y la enseña comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común y laudatorias no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos de uso común, evocativos y laudatorios, por lo tanto su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad. Ahora, por cuanto la protección del nombre y enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor. C. de lo expuesto, al poseer la marca mixta solicitada “ULTRAGAS” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre ella y la marca registrada, el nombre comercial y la enseña comercial la posibilidad de confusión o error en el consumidor, la Sala, sin necesidad de ningún otro análisis concluye que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Marco jurídico / NOMBRE COMERCIAL – Concepto / ENSEÑA COMERCIAL – Concepto
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Interpretación como acción de nulidad relativa
Adicional a las acciones de nulidad absoluta y relativa, la normativa del Estado Colombiano estableció que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (actualmente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), procede contra los actos administrativos expedidos por la Autoridad Nacional cuando niegan el registro de un signo como marca y se pretende que se conceda tal registro. La Sala observa que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 138 de la Ley 1437, se enmarca armónicamente en los medios de control judicial que puede ejercer la persona que se crea lesionada en sus derechos subjetivos para pedir que se declare la nulidad los actos administrativos que niegan el registro de un signo como marca y, como consecuencia, solicitar que se restablezca su derecho. […] Por lo anterior, teniendo en cuenta que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho aquí ejercido, fue invocada como causal de irregistrabilidad la establecida en el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486, se interpretará como la acción de nulidad relativa.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 192 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 200
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00262-00
Actor: GAS JEANS S.A.S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad Relativa
Referencia: Marca mixta ULTRAGAS
Referencia: SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala...
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