Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00201-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00201-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 28-02-2019) - Jurisprudencia - VLEX 774520405

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00201-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00201-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 28-02-2019)

Sentido del falloNIEGA
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Fecha28 Febrero 2019
Número de expediente11001-03-24-000-2009-00201-00
Normativa aplicadaDECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 185 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 188

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Por la prohibición de signos conformados por expresiones descriptivas de las características de los productos que se pretenden identificar y por los nombres genéricos o técnicos de los productos / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – De la marca de certificación mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA EVOCATIVA – Lo es la marca de certificación mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto de la marca de certificación mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA para identificar productos comprendidos en la Clase 29 por tener aptitud distintiva como conjunto marcario

La Sala considera que el conjunto marcario de la marca de certificación FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA es evocativo, tanto en su elemento denominativo como en su elemento gráfico. El elemento nominativo de la mencionada marca mixta de certificación es evocativo por cuanto sugiere indirectamente al consumidor promedio ciertas características de los productos que identifica. Asimismo, el elemento gráfico es evocativo por cuanto es una imagen de una planta de palmera que exige un esfuerzo imaginativo por parte del consumidor promedio. Por lo anterior, la Sala concluye que no se configuran en el caso presente los supuestos normativos de las prohibiciones establecidas en los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486, razón por la cual este cargo no prosperará. […] Visto el artículo 135, literal b) de la Decisión 486, la Sala considera que no hay lugar a estudiar este cargo debido a que se ha identificado que la marca mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA, examinada desde una visión de conjunto, tiene el suficiente grado de distintividad para que el consumidor promedio pueda certificar y distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Aunado a lo anterior, la Sala evidencia que el elemento figurativo del conjunto marcario de la marca de certificación mixta FRUTA DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA le imprime distintividad al mismo […] Así las cosas, la Sala, aplicando la visión de conjunto, advierte que la marca mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA es una unidad, cuyo elemento figurativo le imprime mayor fuerza distintiva.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – De la marca de certificación mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN GÉNERICA – Exclusión de cotejo marcario. Excepciones / EXPRESIÓN GÉNERICA – Lo son ACEITE, FRUTO y PALMA

La Sala considera que los signos genéricos o los conformados por palabras genéricas son aquellos que se refieren exclusivamente al género, subgénero o especie de productos o servicios o al propio producto o servicio que se pretende distinguir. Es por ello que el método más usual para identificar un signo genérico consiste en formular la pregunta ¿qué es? el producto o servicio que el mismo pretende amparar y si la repuesta, suministrada espontáneamente, por el consumidor es igual a la del producto o servicio, es claro que el signo es genérico o está compuesto por palabras genéricas. De esta forma, son motivos que impiden su registro como marca la falta de distintividad suficiente del signo genérico, así como la circunstancia de que su titular se apropiaría en exclusiva de una denominación integrada por elementos que deben ser de libre disposición. No obstante lo anterior, la Sala advierte que existe una excepción a la anterior prohibición cuando el signo genérico o las expresiones genéricas que conforman el elemento nominativo de un signo mixto están acompañadas de otras expresiones o elementos que le brindan distintividad como conjunto marcario. Adicionalmente, las expresiones genéricas deben excluirse del respectivo cotejo marcario, salvo que al excluirlas se imposibilite su cotejo. […] La Sala evidencia que las palabras ACEITE, FRUTO y PALMA, que conforman el resto de su elemento nominativo, son genéricas de los productos que ampara en la Clase 29 de la Clasificación de Internacional de Niza, por cuanto al formular la pregunta ¿qué es el producto?, la respuesta a la misma es un FRUTO de la PALMA DE ACEITE.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – De la marca de certificación mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA - No puede ser apropiada en forma exclusiva / EXPRESIÓN GÉNERICA - No puede ser apropiada en forma exclusiva

La Sala observa que en una marca de certificación mixta, como la del caso sub examine, es viable que se incluyan en el elemento nominativo palabras descriptivas y genéricas que indiquen las características de los productos que certifican y se refieran a su origen, siempre y cuando dichas expresiones estén acompañadas en el conjunto marcario de otros elementos que le confieran la distintividad necesaria para ser registradas como marca. En el caso sub examine la visión del conjunto marcario es la sumatoria de elemento denominativo y del elemento gráfico, como se analiza al estudiar el siguiente cargo de nulidad. […] No obstante lo anterior, la Sala advierte que si bien la marca de certificación mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA tiene la distintividad para ser registrada esto no significa que su titular adquiera un derecho exclusivo sobre las palabras que la conforman, por cuanto, está integrada por palabras descriptiva y genéricas, como son las expresiones FRUTO, PALMA DE ACEITE y COLOMBIANA.

SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Identificación / SIGNO DESCRIPTIVO – Registro / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado Sección Primera, de 14 de diciembre de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2007-00286-00, C.H.S.S..

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – De la marca de certificación mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA – Lo es COLOMBIANA de la procedencia geográfica

La Sala observa que el elemento nominativo de la marca de certificación mixta FRUTO DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA está compuesto por las palabras FRUTO, PALMA, ACEITE y COLOMBIANA, siendo COLOMBIANA palabra descriptiva de la procedencia geográfica de los productos que identifica en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala advierte que la expresión COLOMBIANA que integra el elemento denominativo de la marca mixta bajo estudio, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa lo siguiente: “[…] Colombiano, na 1. adj. Natural de Colombia, país de América. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a Colombia o a los colombianos […]”. La Sala evidencia que la expresión COLOMBIANA, en el caso sub examine, responda la pregunta ¿cómo es el producto? al describir el lugar de procedencia de los productos que se cosechan y producen en el territorio colombiano, sin que en ningún momento se identifique una variedad específica de palma de aceite ni constituya una denominación de origen, como se analizará más adelante la presente sentencia.

MARCAS DE CERTIFICACIÓN – Marco normativo / MARCAS DE CERTIFICACIÓN – Concepto

[L]a Sala precisa que las marcas de certificación son las destinadas a ser aplicadas a productos o servicios cuya calidad u otras características son certificadas por el titular de la marca, quien autorizará su uso a terceros cuyos productos o servicios cumplan con las condiciones establecidas en el respectivo reglamento de uso de la marca de certificación. Por lo anterior, las marcas de certificación se utilizan conjuntamente con las marcas propias que identifican los productos o servicios objeto de certificación y cuyos titulares son terceros. Visto el artículo 188, inciso 2.º de la Decisión 486, la Sala advierte que las marcas de certificación no pueden usarse para identificar productos o servicios producidos, comercializados o prestados por el propio titular de la marca de certificación.

MARCAS DE CERTIFICACIÓN – Requisito para su registro

[L]a Sala precisa los requisitos que debe cumplir un signo para ser registrado como marca de certificación son: El titular debe ser una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional, según lo dispuesto en el artículo 186 de la Decisión 486. No obstante, se observa que la normativa de la Decisión 486 no establece requerimientos relativos a que tal actividad deba constar expresamente en los estatutos o en el acto de creación de la respectiva persona jurídica, por lo tanto, la Sala considera que este aspecto, en virtud del principio del complemento indispensable, se aplican las normas nacionales que regulan la capacidad jurídica para las personas de derecho privado o la competencia para las personas de derecho público y, en particular, lo referente a la facultad de tales personas para adelantar solicitudes de registro y/o ser titulares de cualquier signo o marca en el universo jurídico. El titular debe adoptar el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios de terceros que podrán ser objeto de certificación; por su parte, dicho reglamento se debe anexar a la solicitud de registro como marca de certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Decisión 486. El titular debe señalar las características de los productos o servicios y cuya calidad se garantiza por la presencia de la marca, de conformidad con lo indicado en el artículo 187 de la Decisión 486. El titular debe precisar la descripción de la forma como se ejercerá el control de las características exigidas de manera previa y posterior a la autorización de uso de la marca de certificación, en virtud de lo establecido...

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