Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00085-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 29 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 782407157

Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00085-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 29 de Noviembre de 2018

Fecha29 Noviembre 2018
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

C onsejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C. veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicac ión número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 20 08 - 00085 - 00

Actor: AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGIS TRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO

La Sala decide , en única instancia , la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. , por medio de apoderado judicial, en contra de las R esoluciones 04741 del 2 6 de febrero de 2007 , 012108 de 30 de abril de 2007 y 35855 de 30 de octubre de 20 07 , a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca AXA. NET (mixta) , para distinguir productos comprendidos en la clase 3 5 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza , a favor de la sociedad DISTRIBUCIONES AXA S.A .

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. , presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio , con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] a) Que se DE CLARE la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 04741 de fecha 26 de febrero de 2007 por medio de la cual “Se decide una solicitud de registro de marca”, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente Administrativo No . 05-126948.

b) Que se DECLARE la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 012108 de fecha 30 de Abril de 2007 por medio de la cual “Se resuelve un Recurso de Reposición”, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente Administrativo No . 05-126948.

c) Que se DECLAR E la NULIDAD de la RESOLUCIÓN 35855 de fecha 30 de octubre de 2007 por medio de la cual “Se resuelve un Recurso de Apelación”, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente Administrativo No . 05-126948.

d) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industr ia y Comercio la NEGACIÓ N de la solicitud de la marca para el signo AXA.NET en forma MIXTA para distinguir los productos de la clase 35ª Internacional a favor de DISTRIBUCIONES AXA S.A y la correspondiente CANCELACIÓN del Certificado de Registro que la Identifica.

e) Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al Art. 176 del C.C.A.

f) Que se ordene expedir copia de la Sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]

I.2. Los hechos

Manifestó que la sociedad DISTRIBUCIONES AXA S.A., solicitó mediante apoderado el registro del signo AXA.NET (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, petición que fue radicada el 16 de diciembre de 2005, correspondiéndole el número del expediente administrativo 05-126948.

Señaló que la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro del signo en comento con fundamento en las marcas AXA (mixtas), clases 39 y 45, certificados 16759 y 272650, así como en el nombre y enseña comercial AXA ASISTENCIA, certificados 13438 y 13423.

Expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 04741de fecha 26 de febrero de 2007, mediante la cual se concedió el registro al signo solicitado.

Recordó que interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 04741 de fecha 26 de febrero de 2007.

Aseveró que la Superintendencia de Industria y Comercio desató el recurso de reposición mediante la Resolución 012108 de 30 de abril de 2017, en el sentido de confirmar la referida Resolución 04741.

Precisó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 35855 de 30 de octubre de 2007 decidió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 04741 de fecha 26 de febrero de 2007.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Expresó que la entidad demandada ignoró que la marca AXA.NET (Mixta) no tiene distintividad, no es susceptible de representación gráfica, ni es perceptible, y que tampoco es capaz de distinguir en el mercado los servicios comercializados por la sociedad Distribuciones AXA S.A.

Afirmó que “[…] se está frente a una irregistrabilidad no aplicada, que prohíbe el registro de signos que sean idénticos o semejantes a una marca, a una enseña o a unos nombres comerciales de un tercero, previamente registrados o protegidos […]”.

Advirtió que se permitió que el solicitante del signo obtuviera derechos en forma irregular y generando graves perjuicios a la titular de la marca previamente registrada, la cual goza de protección por su notoriedad.

Precisó las evidentes similitudes con las marcas ya registradas, generando un riesgo de confusión y de asociación de los servicios de la clase 35, “[…] porque pueden creer que es una marca propia de AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. […]”.

I I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:

Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

Expresó que resulta evidente que el signo AXA.NET es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues es suficientemente distintiva al estar conformada por elementos diferenciadores en su conjunto, que impide el riesgo de confusión en el público consumidor que concurre al mercado.

Frente a la notoriedad de las marcas registradas aducida por el demandante, manifestó que no presentó en la vía gubernativa prueba oportuna para demostrarla, debiéndola haber probado en el momento procesal oportuno.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIE DAD DISTRIBUCIONES AXA S.A . El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:

Indicó que la marca sometida a registro está compuesta por letras y gráficos que sí permiten su representación gráfica, de tal manera que sus componentes pueden ser apreciados por los sentidos y que el mercado al cual está dirigido es apto para distinguir en el mismo los servicios ofrecidos por su titular.

Manifestó que […] es tan evidente el cumplimiento de la aptitud para que la marca se distinga en el mercado de los productos o servicios al que va dirigido, la Superintendencia habría concedido el registro, así como lo ha hecho concediendo el registro de la marca Axa en diferentes clasificaciones y a diferentes titulares […]”.

Expresó que la marca AXA.NET no está registrada para los mismos productos o servicios ofrecidos por AXA ASISTENCIA S.A y que los signos en conflicto no son confundibles.

III . LA INTERPRETACIÓ N PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 049 -IP- 2013 de fecha 15 de mayo de 201 3 , en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 136 literales b) y h), 190, 191,192, 200, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

“[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo AXA.NET (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectará el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público en error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No...

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