Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00314-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Noviembre de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 782408333

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00314-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Noviembre de 2018

Fecha26 Noviembre 2018
EmisorSECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: H.S.S. (E)

Bogotá, D. C. veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001 -03-24-000-2009-00314-00

Actor: F.D.R.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: ENTRE LA MARCA SOLICITADA “BIOTRONIC” Y LA PREVIAMENTE REGISTRADA “BIOTRON” DE LA DEMANDANTE EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN.

F.D.R., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 39487 de 20 de octubre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 048943 de 26 de noviembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 53500 de 18 de diciembre de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:

1º: Que el 3 de diciembre de 2007, el señor A.T.C. solicitó el registro como marca del signo“BIOTRONIC (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

2°- Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad con la marca “BIOTRON” (nominativa), para identificar productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular.

3°: Agregó que mediante la Resolución núm. 39487 de 20 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición por él interpuesta y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “BIOTRONIC (nominativa), para distinguir servicios de la citada Clase 41 Internacional, al señor A.T.C..

4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 048943 de 26 de noviembre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 53500 de 18 de diciembre de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

Señaló que la comparación marcaria de las dos expresiones en conflicto debe comprender los elementos técnicos y legales, relacionados con la identidad o semejanza de los signos desde el punto de vista visual, conceptual y fonético.

Indicó que la marca solicitada contiene íntegramente los elementos principales, silábicos y ortográficos, que forman parte de la marca previamente registrada, a saber:

BIOTRONIC” - “BIOTRON”, “BIOTRONIC” - “BIOTRON”.

B-I-O-T-R-O-N-IC” - “B-I-O-T-R-O-N”, “B-I-O-T-R-O-N-IC” - “B-I-O-T-R-O-N”.

Adujo, conforme a lo anterior, que la expresión solicitada reproduce en su totalidad la expresión “BIOTRON”, por lo que encontrar diferencias basadas en la palabra adicional “IC” resulta, a su juicio, totalmente improcedente.

Afirmó que la denominación “BIOTRON” no es evocativa, genérica, explicativa o de uso común. Por el contrario, es una expresión de fantasía, derivada de la energía BIOTRONICA, descubierta por el demandante, quien mediante muchos años de investigaciones logró realizar un invento que denominó BIOTRON o canalizador de la energía biotrónica.

Explicó que el BIOTRON es una máquina que depura los impulsos eléctricos y los convierte en energía biotrónica y logra el desbloqueo inmediato de aquellas zonas donde se ha quedado interrumpida o descanalizada la energía humana.

Alegó que los canales de comercialización de los productos que representan las marcas en controversia son los mismos debido a que el establecimiento donde se prestan servicios de educación relacionados con el área de estética facial o corporal está vinculada directamente con la salud humana.

Manifestó que el consumidor promedio no distingue entre Clases sino entre productos; […] de tal forma que, si los productos de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría del criterio de conexidad y por la misma vía el riesgo de confusión que se genera […]”.

Anotó que las Clases 10ª, 41 y 44 están relacionadas competitivamente y técnicamente porque en las mismas se encuentra la estética facial y corporal; así mismo, con las Clases 3ª y 5ª, en la medida que representan productos cosméticos y medicamentos destinados a la estética.

Por último, señaló que expresión “BIOTRON” no es una expresión genérica o de uso común, la cual está previamente registrada para distinguir “Aparato médico terapéutico generador de la energía biotrónica”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.

Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

Expresó que el demandante omitió realizar un análisis de manera completa.

Indicó que si bien es cierto que las marcas comparten unas letras, también lo es que, en su conjunto y apreciadas de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir al público a error debido a que la marca “BIOTRONIC” posee suficientes elementos fonéticos y ortográficos que permiten diferenciarla de la marca de la demandante.

Manifestó que la marca de la demandante identifica un aparato médico terapéutico generador de la energía biotrónica, es decir, productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca cuestionada ampara servicios de educación técnica en el área de estética facial y corporal de la Clase 41 de la citada Clasificación.

Alegó que las marcas confrontadas identifican productos y servicios que no tienen relación. No se encuentran en la misma Clase Internacional, no tienen los mismos canales de comercialización y no se promueven mediante los mismos medios publicitarios, razón por la cual pueden coexistir sin causar riesgo de confusión.

III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de marzo de 2017, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, el demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. El Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó:

“[…]

1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

[…]

1.7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación.

1.8. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos BIOTRONIC (denominativo) y BIOTRON (denominativo).

[…]

2.3. Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

[…]

3.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de...

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