Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00464-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Noviembre de 2018
| Fecha | 19 Noviembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
R adicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 0 0 464 - 00
Actor: OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
Referencia : REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho , presentó la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A . , por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 56033 del 29 de diciembre de 2008, 10253 del 27 de febrero de 2009 y 15675 del 31 de marzo de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro de la marca KOLKANA , para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A , presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio , con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 56033 del 29 de diciembre del 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NÚMERO 06.12011, mediante la cual se niega el registro de la marca mixta KOLKANA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional, solicitada por OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A y se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. en contra de la misma con fundamento en sus marcas registradas de nombre KOL-CANA (sic), para distinguir productos de la CLASE 32 de la clasificación internacional.
2.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 10253 del 27 de febrero de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NUMERO 06.120211, mediante la cual se confirmó en el recurso de reposición interpuesto, la negación del registro de la marca mixta KOLKANA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional solicitada por OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. y la declaración de fundada de la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A en contra de la misma con fundamento en sus marcas registradas de nombre KOL-KANA (sic), para distinguir productos de la CLASE 32 de la clasificación internacional.
3.- Que se declare la nulidad de la Resolución Número 15675 del 31 de marzo de 2009 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del EXPEDIENTE NUMERO 06.120211 por medio de la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión adoptada mediante la Resolución Número 56033 del 29 de diciembre de 2008 en el sentido de confirmar la negación del registro de la marca KOLKANA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional, solicitada por la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A. y la declaración de fundada de la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A..
4.- Consecuentemente y con fundamento a dichas declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión y la asignación del certificado de registro definitivo para la marca mixta KOLKANA para distinguir productos de la CLASE 29 de la clasificación internacional a favor de la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A.
5.- Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte dentro del presente proceso […]”.
I.2. Los hechos
Manifestó que la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A a través de apoderado debidamente facultado para el efecto, solicitó el día 28 de noviembre de 2006, el registro de la marca mixta KOLKANA, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles […]”, solicitud que le correspondió el expediente número 06.120211.
Expresó que una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. presentó oposición con fundamento en sus marcas registradas KOL CANA; KOL CANA PARA MAYOR DELEITE; KOL CANA PAGA; YO NO PAGO, PAGA KOL CANA; KOL CANA, LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA; KOL CANA, LA PALABRA AGUA SERÁ EXPLICATIVA; de las cuales es titular para identificar productos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Señaló que mediante la Resolución 56033 del 29 de diciembre del 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca mixta KOLKANA para distinguir productos de la clase29de la Clasificación Internacional de Niza.
Recordó que dentro del término legal se presentaron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la referida Resolución 56033.
Aseveró que mediante la Resolución 10253 del 27 de febrero de 2009, expedida por la Jefe de División de Signos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se negó el recurso de reposición en contra de la Resolución 56033 del 29 de diciembre de 2008.
Finalmente, comentó que a través de la Resolución 15675 del 31 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 56033 del 29 de diciembre de 2008.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas, violó el literal b) del artículo 135 y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Expresó que la argumentación esbozada por la oficina de marcas, esto es, la contenida en las resoluciones cuya nulidad se solicita, “[…] fue equivocada dado que no tuvo una serie de factores que argumentaron en el trámite administrativo alrededor del tema de la conexión competitiva, todos ellos debidamente soportados con base en pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinarios […]”.
Adujo que las expresiones en conflicto en la presente controversia no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o asociación a nivel del público consumidor y que no existe conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual la expresión KOLKANA (mixta) de la clase 29 cuyo titular es la sociedad modificación OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A, no está incursa en las causales de irregistrabilidad invocadas.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que cuando la entidad analizó en debida forma las marcas en conflicto, estableció claramente que el elemento predominante es el nominativo.
Señaló que los signos en conflicto son fonéticamente idénticos pues si bien el signo solicitado remplaza la letra “C” por la consonante “K” en medio de la expresión (KOLKANA / KOL CANA), el sonido que las mismas producen en este caso es el mismo. En la dimensión ortográfica ocurre otro tanto, pues la impresión general de los signos no se mengua por el simple reemplazo de la letra en mención.
Indicó que en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretender identificar productos que, si bien, se encuentran en diferentes clases de la nomenclatura internacional, presentan idénticos canales de comercialización, y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado generaría riesgo de asociación en el mercado.
Concluyó que los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el registro del signo solicitado podría generar riesgo de confusión o asociación con la marca base de la negación, en otras palabras podría generar perjuicios a los consumidores y afectar el derecho de exclusividad conferido al titular de las marcas previamente registradas.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD GASEOSAS COLOMBIANAS S.A El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:
Señaló que es evidente que el signo KOLKANA solicitado por la sociedad OTC CONSUMER PHARMACEUTICAL S.A para identificar productos de la clase 29 Internacional y las marcas KOL CANA; KOL CANA PARA MAYOR DELEITE; KOL CANA PAGA; YO NO PAGO, PAGA KOL CANA; KOL CANA, LA BEBIDA DE LA JUVENTUD COLOMBIANA; KOL CANA, LA PALABRA AGUA SERÁ EXPLICATIVA; ...
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