Sentencia nº 11001-0324-000-2010-00449-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-0324-000-2010-00449-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 30-05-2019) - Jurisprudencia - VLEX 798804009

Sentencia nº 11001-0324-000-2010-00449-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Mayo de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-0324-000-2010-00449-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 30-05-2019)

Sentido del falloACCEDE
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Fecha30 Mayo 2019
Número de expediente11001-0324-000-2010-00449-00
Normativa aplicadaDECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo figurativo para distinguir “vestido, calzado y sombrerería” productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas mixtas y figurativas notorias de la sociedad Munich SL / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS – Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / REGISTRO MARCARIO – Nulidad respecto del signo figurativo para distinguir “vestido, calzado y sombrerería” productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por haberse efectuado de mala fe / COMPETENCIA DESLEAL – En registro de la marca figurativa para distinguir “vestido, calzado y sombrerería” productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza

[L]a sociedad MUNICH S.L. es titular de distintas marcas mixtas y figurativas, en las que se encuentra como denominador común un elemento gráfico característico consistente en dos bandas cruzadas, en algunos dentro de una flor de cuatro pétalos, las cuales están registradas, entre otras clases, en la clases 25 del Nomenclátor Internacional, en varios países del mundo, y no existe prueba allegada al proceso de que aquellas aparezcan registradas en Colombia o en otro país de la Comunidad Andina. […] Del examen de las marcas en conflicto en su conjunto, resulta evidente una gran similitud entre ellas, pues comparados desde el punto de vista visual, los signos tienen la misma repercusión sensorial respecto del consumidor medio, lo cual deriva en un claro riesgo de confusión entre los signos. En efecto, la marca censurada corresponde a una gráfica de dos bandas cruzadas al interior de una flor de cuatro pétalos, que representan el símbolo de una X dentro de ésta, figura que, en esencia, es muy similar a la que aparece en las marcas mixtas y figurativas de la sociedad demandante configuradas de esa misma forma. Igualmente la X formada por el cruce de dos bandas es idéntica a la que aparece en la parte lateral de la figura de un zapato. Además de lo anterior, debe destacarse que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular calzado deportivo. En este contexto, la Sala seguirá entonces con el examen sobre si en el presente asunto existió una conducta que se catalogue como competencia desleal. […] [E]l señor Giovanny García Ríos, antes de solicitar el registro de la marca FIGURATIVA hoy cuestionada (9 de octubre de 2009), tenía conocimiento de los productos elaborados por la sociedad MUNICH S.L. y de sus características, entre ellas de la marca que los identifica, al punto que manifestó su interés de fabricarlos en Colombia. Las anteriores actuaciones (compra, recepción de productos identificados con las marcas FIGURATIVAS de MUNICH S.L. y propuesta de fabricación y comercialización de los mismos) constituyen indicios razonables que permiten establecer que el señor G.R., al registrar la marca FIGURATIVA censurada, tuvo como propósito aprovecharse del prestigio y reputación de las marcas de la sociedad MUNICH S.L, pues, como él mismo lo admite en su comunicación, tenía conocimiento del reconocimiento de los productos de la demandante. Este acto, para la Sala, es constitutivo de una práctica de competencia desleal por aprovechamiento del esfuerzo empresarial ajeno. […] En el anterior contexto, al demostrarse la competencia desleal y la mala fe en este asunto por parte del señor Gracia Ríos, se configura la causal de irregistrabilidad del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual la Sala declarará la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro concedido, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído, sin que sea necesario el estudio de los demás cargos relativos a la vulneración de la Convención de París y la Convención de Washington de 1929.

MARCAS NOTORIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – Ámbito de protección

En relación con las marcas notorias en países extracomunitarios, el Tribunal de Justicia en la interpretación rendida en este proceso, precisó que “[…] mediante la Decisión 486 se estableció un claro ámbito de protección para los signos notoriamente conocidos”, y que “a diferencia de la Decisión 344, la Decisión 486 suprimió la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad”. Así mismo, se agregó por el Tribunal que, bajo el régimen contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros de la CAN. […] En este contexto, según se deriva de lo señalado por el Tribunal, aunque en principio el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen por sí solo no puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ello sí ocurre si existe un eventual acto de competencia desleal o el ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, con el fin de aprovecharse del esfuerzo empresarial ajeno. De esta forma, entonces, la protección de los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios puede lograrse vinculándolos a las figuras de protección de la propiedad industrial relativas a la competencia desleal y a la mala fe en la obtención de registros marcarios. Sobre tales figuras igualmente se refirió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial que rindió en este proceso.

APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO – Prevalencia

La sociedad MUNICH S.L. considera que el acto acusado es violatorio del artículo 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; los artículos 2, 6 Bis, 6 Quinquies y 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; los artículos 1, 3, 5, 7, 14, 16 (b) y 17 de la Convención de General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial de Washington de 1929; y los artículos 18-01 y 18-09 del Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio - G3 suscrito entre Colombia y México. En la contestación de la demanda, el apoderado judicial de G.G.R., tercero con interés directo en las resultas del proceso, señaló que el Derecho Comunitario prevalece sobre los tratados internacionales, y que en este asunto no son aplicables las disposiciones que de estos fueron invocadas, al no cumplirse los supuestos previstos en ellas. Sobre el particular, la Sala estima pertinente precisar, con arreglo a lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso, que el ordenamiento jurídico comunitario andino tiene prevalencia sobre las normas de derecho internacional, de forma tal que las normas que integran dicho ordenamiento deberán aplicarse preferentemente al decidir la controversia sobre la legalidad de un registro marcario.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 193 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-0324-000-2010-00449-00

Actor: MUNICH S.L

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD

TEMA: REGISTRO DE MARCA FIGURATIVA

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso la sociedad MUNICH S.L. en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina contra la Resolución número 18491 de 12 de abril de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), mediante la cual se concedió el registro de una MARCA FIGURATIVA para distinguir “vestido, calzado y sombrerería”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de G.G.R..

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda

La sociedad MUNICH S.L, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones

2.1. S. declarar la nulidad de la Resolución No. 18491 de fecha 12 de abril de 2010, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca FIGURATIVA, la cual fue tramitada bajo el expediente No. 09-112267, y le fue concedido el certificado de registro No. 400236, marca que identifica productos de la clase 25 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza (Vestido, calzado y sombrerería);

2.2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de la mencionada resolución, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de registro número 400236, asignado a la marca FIGURATIVA, en clase 25 de la Novena Edición de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia;

2.4. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar las Resoluciones mediante...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR