Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00264-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Junio de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00264-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 28-06-2019) - Jurisprudencia - VLEX 807631841

Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00264-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Junio de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00264-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 28-06-2019)

Sentido del falloNIEGA
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Fecha28 Junio 2019
Número de expediente11001-03-24-000-2010-00264-00
Normativa aplicadaDECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo INVERENERGETICAS para identificar servicios comprendidos en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas nominativa ENERGITECA registradas en las clases 9 y 35; mixtas ENERGITECA registradas en la clase 9 y 35 y la enseña comercial mixta ENERGITECA de las clases 9 y 42 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es INVER en la clase 40 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ENERG en las clases 9, 35 y 40 / EXPRESIÓN DÉBIL – Lo es ENERG / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Bajo la visión de conjunto / MARCA EVOCATIVA - Concepto / MARCA EVOCATIVA – Lo son INVERENERGETICAS y ENERGITECA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo INVERENERGETICAS por no existir similitud con las marcas nominativas y mixtas y la enseña comercial ENERGITECA

De la confrontación que se hace entre INVERENERGETICAS y ENERGITECA, la Sala advierte que los elementos nominativos tienen diferente extensión o longitud al estar compuestas, la primera de ellas por una (1) palabra de dieciséis (16) letras y siete (7) sílabas y la segunda por una (1) palabra de diez (10) letras de cinco (5) sílabas. Adicionalmente, ambas marcas comparten la expresión ENERG, la cual es de uso común, por lo tanto es una expresión débil e inapropiable en exclusiva por cualquier empresario. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERG, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERG se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, esto es [im-be-re-ner-xe-‘ti-kas] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, es decir [e-ner-xi-‘te-kas]. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando la visión de conjunto, evidencia claramente que no existe similitud fonética entre la marca nominativa INVERENERGÉTICAS, cuyo titular es el tercero con interés, y las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y elemento nominativo de la enseña comercial ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. […] La Sala considera que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, constituye una unión sintética de palabras, que si bien no es conocida en el idioma castellano, si resulta evocativa de una idea en la que se combina, por un lado, el concepto “inversión” y, por el otro, el concepto “energía”, dando lugar a que el consumidor promedio, encuentre en su forma compuesta un signo distintivo que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los servicios amparados por la mencionada marca mixta en la Clase 40 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, la Sala advierte que las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA y el elemento nominativo de la enseña comercial mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante, son también evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERG que viene de la palabra “energía” e ITECA que se deriva del morfema –teca que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo, que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. […] Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra diferencias ideológicas entre las denominaciones cotejadas, suficientes para evitar el riesgo de confusión entre el consumidor promedio. Por un lado, la marca solicitada evoca de una manera caprichosa la conjugación de los conceptos “inversión” y “energía”, mientras que las marcas registradas y la enseña depositada evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica. Una vez realizada la comparación, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye, aplicando la vision de conjunto, que la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés, cuenta con suficientes elementos distintivos para ser diferenciada de las marcas nominativas ENERGITECAS y de las marcas mixtas ENERGITECAS, cuyo titular es la parte demandante, debido a que no son similares fonética, ortográfica ni conceptualmente.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MATERIA MARCARIA - Clases de acciones / CONCESIÓN DE REGISTRO MARCARIO – Acción procedente para cuestionar su legalidad / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede respecto del acto que concede el registro de una marca / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Término de caducidad / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - No probada

[L]a Sala advierte que la acción procedente es la de nulidad relativa establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, por cuanto, en el caso sub examine, se configuran los supuestos normativos de la misma, así: 42.1. Los actos administrativos acusados conceden el registro de la marca nominativa INVERENERGETICAS, cuyo titular es el tercero con interés. 42.2. Los cargos formulados de nulidad de los actos administrativos se sustentan los artículos 134 y 136, literales a) y b) de la Decisión 486. 43. Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa es la ejercida por la parte demandante. 44. La Sala observa que la referida acción prescribe cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro demandado, en consecuencia, la Sala advierte, en el caso sub lite, lo siguiente: 44.1. La Resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009, “por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, quedó ejecutoriada el 15 de septiembre de 2009. 44.2. La demanda se presentó el 14 de mayo de 2010, esto es, aproximadamente ocho (8) meses después de la fecha de concesión del registro demandado; es decir, que la demanda se presentó dentro del término de los cinco (5) años a que se configure la prescripción de la acción de nulidad relativa. 45. En consecuencia, la Sala concluye que la acción de nulidad relativa ejercida por el demandante no se encontraba prescrita cuando se radicó la demanda ante este Corporación, por lo tanto, la excepción de caducidad de la acción propuesta por la parte demandada no está llamada a prosperar.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00264-00

Actor: COEXITO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

Tema COMPARACIÓN ENTRE MARCA NOMINATIVA Y MARCAS NOMINATIVAS. AUSENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó C.S., contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21760 de 30 de abril de 2009, 29851 de 18 de junio de 2009 y 43814 de 31 de agosto de 2009.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. C.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial[1], presentó demanda[2] en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[3] de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[4], en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21760 de 30 de abril de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 29851 de 18 de junio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la resolución núm. 43814 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas...

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