Acciones para la observancia de patentes esenciales: ¿una práctica restrictiva de la competencia?
| Autor | Carlos David Tamayo Cárdenas - Liliana Galindo Díaz |
| Cargo | Abogado de la Universidad Externado de Colombia (2017), especialista en Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana (2020) - Abogada de la Universidad de los Andes (2011) y especialista en Derecho Comercial de la misma universidad (2013) |
| Páginas | 235-270 |
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cal david taay cda* y liliaa galid daz**
resumen
El uso de tecnologías estandarizadas es una constante en el mundo contemporáneo
que permite disfrutar de la interoperabilidad entre dispositivos.
Tales tecnologías son el resultado de esfuerzos intelectuales susceptibles de
protección. Cuando se patentan y adoptan como parte de un estándar, esos es-
fuerzos dan lugar a una Patente Esencial (sep) que debe ser utilizada por terceros
para cumplir con el estándar y participar en el mercado. Por su naturaleza, las sep
también suponen para su titular el compromiso de licenciar su tecnología bajo
términos justos, razonables y no discriminatorios (F/rand). Sin embargo, ese
alcance ha llevado a algunos a argumentar que las demandas por infracción de
sep suponen por sí solas una práctica restrictiva de la competencia. Este artículo
expone la manera en que tal enfoque ha sido rechazado por varias cortes alrededor
del mundo.
Palabras clave: Patentes esenciales; sep; infracción; organismos de estandarización;
sso, F/rand.
* Abogado de la Universidad Externado de Colombia (2017), especialista en Derecho de
la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana (2020), estudiante de la Especializa-
ción en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad
Externado de Colombia, (2020). Asociado para el área de Litigios de Patentes de la firma
OlarteMoure. Bogotá DC. (Colombia). Correo-e: carlos.tamayo01@est.uexternado.edu.co.
Fecha de recepción: 17 de diciembre de 2020. Fecha de aceptación: 27 de enero de 2021.
Para citar el artículo:
Tamayo Cárdenas, Carlos David y Galindo Díaz, Liliana. “Acciones para
la observancia de patentes esenciales: ¿una práctica restrictiva de la competencia?” e
n Revista de la
propiedad inmaterial n.º 31, Universidad Externado de Colombia, enero-julio 2021, pp.
235-270. doi: https://doi.org/10.18601/16571959.n31.09
** Abogada de la Universidad de los Andes (2011) y especialista en Derecho Co-
mercial de la misma universidad (2013). Coordinadora del área de Litigios de Patentes
y Variedades Vegetales de la firma OlarteMoure, Bogotá DC. (Colombia). Contacto:
lilianagalindod@gmail.com.
acciones para la observancia
de patentes esenciales: ¿una prctica
restrictiva de la competencia?
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Carlos David Tamayo Cárdenas y Liliana Galindo Díaz
judicial enforcement of sep: a landscape
for antitrust concerns?
abstract
The use of standardized technologies is a constant in the contemporary world that
allows us to enjoy interoperability between devices.
Such technologies are the result of intellectual endeavours that may be sub-
ject of Intellectual Property (IP) rights. If patented and adopted as part of the
standard, these endeavours will result into a Standard Essential Patent (sep) that
anyone aiming to participate in the market must use. In addition, given the nature
of these patents, the titleholder of a sep must express a commitment to license
its technology under fair, reasonable, and non-discriminatory terms (F/rand).
This scope has led infringers to argue that mere enforcement of sep involves an
antitrust violation. This paper aims to show how several courts around the world
have openly rejected this approach.
Keywords: Standard Essential Patents; sep; Infringement; Standard Setting Orga-
nization; sso; F/rand.
introducción
La interacción entre propiedad intelectual y derecho de la competencia es un asunto
que ha llamado la atención de académicos y estudiosos de una y otra disciplina.
Sin lugar a duda, cualquier análisis conceptual sobre la naturaleza de los derechos
de propiedad intelectual lleva aparejado un estudio sobre el rol que ocupan en el
mercado como “monopolios jurídicos” –y no necesariamente económicos– que
permiten excluir a terceros del uso de un signo distintivo, una obra, o una inven-
ción, entre otros1.
En el campo del Derecho de patentes, durante los últimos años el análisis de
esa interacción ha estado enfocado particularmente en el estudio de la existencia
y alcance de las denominadas Patentes Esenciales, Standard Essential Patents (sep,
por sus siglas en inglés). Como se explicará en detalle a lo largo de este escrito, las
Patentes Esenciales son aquellas que reivindican tecnologías necesarias para cumplir
con un determinado estándar de industria2 y, por lo tanto, son derechos exclusivos
1 Cfr: Rengifo García, Ernesto. Del abuso del derecho al abuso de la posición do-
minante, 2.ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, pp. 429-440. La
reflexión que plantea el autor sobre la distinción entre el monopolio jurídico y el mo-
nopolio económico se explica particularmente en el pie de página 65 de la página 430;
Tamayo Cárdenas, Carlos David. Análisis de la responsabilidad civil extracontractual por
infracción de patentes de invención: un estudio jurídico del daño pecuniario y la función del
instituto, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, pp. 130-133.
2 Cfr: Greene, Kyle. L. “Standard Essential Patents and Antitrust Law: Balancing
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acciones para la observancia de patentes esenciales:
¿una práctica restrictiva de la competencia?
de naturaleza especial que protegen invenciones a las que todo agente interesado
debe poder acceder para cumplir con el estándar requerido para participar en el
mercado que lo ha definido como obligatorio3.
Por la especial naturaleza del derecho que ostentan, generalmente los titulares de
patentes esenciales están sometidos al cumplimiento de una serie de compromisos
contractuales que buscan garantizar que la invención subyacente a su patente está a
disposición de quienes necesiten utilizarla para participar en el mercado, a cambio
de una contraprestación para el titular4. Estas obligaciones, promovidas hoy en
día por las mismas organizaciones privadas en las que se lleva a cabo el proceso
para la definición de estándares voluntarios de industria5, buscan que el titular de
la patente –originario o derivado6– esté en disposición de licenciar su derecho a
terceros en términos justos, razonables y no discriminatorios (términos F/rand)7,
o a licenciar dicho derecho en términos razonables y no discriminatorios (términos
rand)8, según la política de Propiedad Intelectual adoptada por el organismo de
estandarización de que se trate9.
Innovation and Competition”, Columbia Business Law Review, vol. 3, diciembre de 2010,
p. 1087. Disponible en [https://journals.library.columbia.edu/index.php/cblr/article/
view/5120/2370].
3 Son varios los autores que abordan esta necesidad de cumplir con el estándar para
participar en el mercado, entre ellos: i) Shapiro, Carl y Lemley, Mark A. “The Role
of Antitrust in Preventing Patent Holdup”, Stanford Law and Economics Olin Working
Paper Series, artículo n.º 554, agosto de 2020, p. 2042. Disponible en [https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3666211]; ii) Jones, Alison. “Standard-Essential
Patents: Frand Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars”, European Com-
petition Journal, abril de 2014, vol. 10, p. 21, nota 84. Disponible en [https://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.5235/17441056.10.1.1]; iii) Suñol Lucea, Aurea. “Patentes
y hold-up: la acción de cesación ante compromisos F/rand”, InDret Revista para el Aná-
lisis del Derecho, vol. 4, octubre de 2015, p. 11, nota 3. Disponible en [https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234391].
4 Ídem.
5 Conocidas como Organizaciones de Estandarización, y más comúnmente como
Standard Setting Organizaciones (sso por sus siglas en inglés).
6 Este asunto es abordado abiertamente en las Políticas de Propiedad Intelectual de
algunas sso, como ocurre por ejemplo en el artículo 6.1bis de la Política de Propiedad
Intelectual de etsi, donde se regula el tema de la transferencia de Patentes Esenciales y
la forma en que debe garantizarse que los compromisos F/rand se mantengan a pesar de
la transferencia (European Telecommunications Standards Institute. “Rules of procedure.
etsi Intellectual Property Rights Policy”, esti, 2020, p. 40. Disponible en [https://www.
etsi.org/images/files/ipr/etsi-ipr-policy.pdf]). En casos de sep declaradas ante sso que
contengan previsiones semejantes, los compromisos F/rand bien podrían ser considera-
dos como “obligaciones ambulatorias” si es que quisiera clasificárselos bajo las categorías
tradicionales de las obligaciones civiles. Para ahondar sobre el tema se sugiere la lectura
de Contreras, Jorge L. “Technical standards, standards-setting organizations and intel-
lectual property: a survey of the literature (with an emphasis on empirical approaches)”,
en Mennel, Peter S. y Schwartz, David. Research Handbooks on the Economics of In-
tellectual Property Law, vol. 2, Analytical Methods, Northampton Massachusetts, Edward
Elgar Publishing, 2019, pp. 38-39. Disponible en [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2900540].
7 Que corresponde al acrónimo en inglés de las expresiones “Fair, Reasonable and
Non-discriminatory”.
8 Ídem.
9 Las Políticas de Propiedad Intelectual de las sso delimitan el alcance de los com-
promisos a los cuales se somete voluntariamente el titular de la Patente Esencial y así,
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