AUTO nº 11001-03-24-000-2019-00115-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 02-11-2021

DECISIÓN DE EXCEPCIONES / EXCEPCIÓN MIXTA – Denominada acción engañosa / EXCEPCIÓN MIXTA DE ACCIÓN ENGAÑOSA – Se fundamenta en que la demandante ejerció erradamente el medio de control de nulidad simple / ACCIONES PROCEDENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – Eventos de procedencia / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA - Eventos de procedencia / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – Es la que procede frente al acto que concede el registro de una marca cuando se considera que contraviene el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 / EXCEPCIÓN MIXTA DE ACCIÓN ENGAÑOSA – No probada

[E]xisten diferentes acciones para controvertir los actos administrativos sobre registros de marcas. Así pues, la acción de nulidad absoluta, prevista en el inciso primero del artículo arriba citado, resulta procedente cuando se concede el registro marcario en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 y en el artículo 135 de dicha disposición, y puede ser presentado en cualquier tiempo. Por otra parte, la acción de nulidad relativa, que prevé el inciso segundo del mismo artículo, procede en contra de los actos administrativos mediante los cuales se concede una marca en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando el registro marcario se haya efectuado de mala fe, y puede ser ejercida dentro de los 5 años siguientes a la concesión del registro. Ahora bien, cuando se trata de controvertir los actos administrativos por medio de los cuales se concede el registro de una marca, como ya se advirtió, resulta procedente el ejercicio de las acciones de nulidad absoluta o relativa. Los supuestos diferenciadores para su invocación, en el escenario de la norma comunitaria en cita, devienen principalmente de las disposiciones normativas que se aleguen como transgredidas, pues la nulidad absoluta se prevé para los casos de contravención “con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y135”, al paso que la nulidad relativa procederá si se pretende que existe contravención con lo dispuesto en el artículo 136, o si se trata de la presencia de la mala fe en la solicitud del registro concedido. En el caso concreto, la sociedad demandante pretende la nulidad de la resolución número 15211 de 21 de marzo de 2012, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “Plástica Dos Fios” en favor de BR Beauty, con fundamento en que la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de expedir el acto administrativo en mención, habría transgredido el primer párrafo del artículo 134 y los literales b), c), e), f) y g) del artículo 135, así como el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, y aduciendo que existió mala fe en la solicitud del registro. Visto lo anterior, es claro para este despacho que la acción procedente para el caso concreto, es la de nulidad absoluta de que trata la primera parte del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Ello es así, pues en el presente asunto se discute la legalidad de un acto administrativo mediante el cual se concedió el registro de un signo marcario, y en este caso, mayoritariamente los argumentos presentados por la parte actora pretenden poner de presente la infracción de las disposiciones relativas a la aptitud distintiva de la marca concedida, por parte de la entidad demandada al expedir el acto en mención.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 175 PARÁGRAFO 2 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 100 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 101 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 102 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dos (02) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

R.ión número: 11001-03-24-000-2019-00115-00

Actor: MVH INVERSIONES S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD ABSOLUTA

Tema: DECISIÓN SOBRE EXCEPCIÓN

AUTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el parágrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, y en concordancia con el numeral segundo del artículo 101 del Código General del Proceso (en adelante CGP), procede el despacho a pronunciarse sobre la excepción mixta formulada en el trámite de la referencia.

1. Antecedentes

1.1 La sociedad MVH Inversiones S.A.S.1, a través de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA (en adelante CPACA), en contra de la resolución número 15211 de 21 de marzo de 2012, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “Plástica Dos Fios” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la demanda se formularon estas pretensiones:

“2.1. Primera principal: Se declare la nulidad de la resolución 15211 del 21 de marzo de 2012, expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “PLÁSTICA DOS FIOS” (nominativa) en clase 3, con certificado número 443792, a BR BEAUTY.

2.2. Primera consecuencial: Que como consecuencia de la procedencia de la pretensión principal, se le ordene a la SIC revocar la resolución número 15211 del 21 de marzo de 2012, y, en consecuencia, cancelar el registro de la marca “PLÁSTICA DOS FIOS” (nominativa) en clase 3 con certificado número 443792, registrada a nombre de BR BEAUTY.

2.3. Segunda consecuencial: Que como consecuencia de la procedencia de las anteriores pretensiones se le ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

2.4. Tercera consecuencial: Que como consecuencia de la procedencia de las pretensiones principales, se condene en costas a la entidad demandada y al tercero interesado.”2

1.2. La referida demanda fue sometida a reparto el 6 de marzo de 2019 y allegada a este despacho el 8 del mismo mes y año3.

1.3. Mediante auto de 15 de agosto de 20194, este Despacho admitió la demanda de nulidad de que trata el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, por reunir los requisitos legales, y ordenó notificar personalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio, así como a la sociedad BR Beauty Cosméticos Comércio Importacao e Exportacao LTDA, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.4. Mediante escrito radicado el 4 de octubre de 2019, la sociedad BR Beauty Cosméticos Comércio Importacao e Exportacao LTDA5 contestó la demanda, y en su defensa formuló diversas excepciones que consideró de mérito, entre ellas la que denominó “acción engañosa”6.

1.5. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda mediante memorial radicado el 6 de noviembre de 2019, en el cual se pronunció sobre los hechos y pretensiones presentados por la parte actora, los que consideró, no cuentan con sustento legal para su prosperidad, por lo cual deben resolverse desfavorablemente. De su escrito se advierte que no formuló excepciones previas ni mixtas7.

1.6. Por Secretaría se corrió el traslado de las excepciones propuestas8. La demandante se manifestó sobre el particular en memorial radicado el 2 de diciembre de 20199.

1. Excepciones propuestas

2.1. La sociedad BR Beauty se pronunció respecto de cada uno de los cargos presentados por la demandante, formulando diferentes argumentos que presentó bajo los títulos de “excepción de ausencia de debilidad de la marca Plástica Dos Fios”, “excepción de explotación comercial de la marca”, “excepción de distintividad sobrevenida”, y “excepción de imposibilidad de incurrir en actos de competencia desleal”.

Como parte de su defensa, invocó la excepción que denominó “acción engañosa” y que calificó como de mérito, sobre la cual señaló lo siguiente:

“Conforme con el código contencioso y de procedimiento administrativo, la acción de nulidad simple procede contra actos administrativos particulares en los siguientes casos:

Artículo 137 (…)

‘Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de los actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

1. Cuando se trata de recuperar bienes de uso público.

1. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

1. Cuando la ley lo consagre expresamente’.

Cómo (sic) se puede observar, en el numeral primero se dice explícitamente que no se debe generar el restablecimiento de un derecho subjetivo a favor del demandante. En este caso, al buscar la nulidad de la concesión de la marca PLÁSTICA DOS FIOS se quiere lograr que la demandante pueda usar libremente esa marca sin tener que compensar al tercero interesado.

Tan es cierto que hay un interés particular, y que esta acción es una acción disfrazada, que en la Superintendencia de Industria y Comercio, cursa una acción de competencia desleal, en el mismo expediente, 2018-143547 para lograr el cometido anunciado en el párrafo anterior. Mediante esa demanda de quiere desconocer abiertamente el derecho adquirido que tiene el tercero interesado sobre la marca PLÁSTICA DOS FIOS.”

1. Traslado

La Secretaría de la Sección Primera de esta corporación corrió traslado de las excepciones propuestas, entre el...