El contrato de licencia de uso de marca - Aspectos tradicionales - Propiedad intelectual. Reflexiones - Libros y Revistas - VLEX 426372734

El contrato de licencia de uso de marca

AutorPedro Alfonso Labariega Villanueva
Cargo del AutorInvestigador por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
Páginas67-103
El contrato de licencia de uso de marca
Pedro Alfonso Labariega Villanueva*
Así como el derecho al nombre que identica a la persona
es parte del derecho sobre la personalidad, así el derecho
a la marca es parte del derecho sobre el bien que identica.
(Vanzetti)1
El uso de la marca es una especie de derecho de concesión
de un oligopolio que tiene por consiguiente un valor económico.
(Di Tella)2
I. Introducción
Peter Drucker, destacado líder empresarial, ha expresado que “una empresa
comercial tiene dos funciones básicas: la mercadotecnia y la innovación. La
mercadotecnia y la innovación producen benecios; lo demás son costos”.
Estas dos tareas fundamentales gobiernan el deseo inherente a toda empresa
de lograr mayor rentabilidad mediante el proceso de proporcionar produc-
tos y servicios de calidad a su clientela. La propiedad intelectual cumple un
cometido importante en cada una de estas ocupaciones primordiales, e indu-
* Investigador por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM). Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y de otras universi-
dades públicas y privadas de México. Correo electrónico: labarieg@servidor.unam.mx
1 “Funzione e natura giuridica del marchio”, Riv. Dir. Comm., anno LIX, nos, 1-2, gennaio-febbraio,
Italia, 1961, p. 85.
2 Di Tella, Guido. “La manipulación de la demanda: el problema de las marcas”. En: Wionczec,
Miguel S. y otros. Comercio de tecnología y subdesarrollo económico. México: Coordinación de Ciencias,
UNAM, 1973, p. 100.
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dablemente las marcas desempeñan, especícamente, una función sustancial
en el proceso de comercialización.3
Pues bien, el derecho de marca consiste en la facultad que tiene su titu-
lar para usar la marca en forma exclusiva (arts. 87 y 136 Ley de la Propiedad
Industrial (LPI); art. 56, II, § 2 del Reglamento a dicha ley (RLPI)). Esta
situación monopólica permite al titular o titulares que adoptan una cuidadosa
política sobre dicho signo distintivo, su explotación a través de distintas for-
mas de operaciones legales muy diversas, en ocasiones atípicas, y a veces
utilizadas con nalidad indirecta, por ejemplo los contratos de licencia, como
anexo de la franquicia, como accesorio del suministro o transferencia de un
fondo de comercio. Como podemos advertir, la marca concede a su titular el
derecho más amplio de transmitir las marcas registradas o en trámite por los
medios y con las formalidades que establece la legislación común, y, por su-
puesto, con el alcance y las restricciones aplicables a la marca transferida. La
titularidad de marca, pues, faculta para autorizar a una o más personas como
usuarios de esta, con relación a todos o algunos de los productos o servicios
a los que se aplique dicha marca (art. 136 en relación con los arts. 87, 116,
130, 142 y 150 LPI; los arts. 54 frs. I y II, 58 § 2, 64 fr. III RLPI). El derecho
de propiedad industrial también puede transmitirse como complementa-
rio de un contrato de engineering, de la locación de obra llave en mano, o de
los contratos de distribución exclusiva con autorización del uso de la marca.
Además, no hay que olvidar que dicho derecho puede transmitirse como una
aportación para la constitución de una sociedad o para la celebración de un
contrato asociativo, etc.
Efectivamente, un ejemplo de esta praxis la encontramos en el artículo
142 de la vigente ley que regula las marcas en México, es decir, la LPI, cuando
expresa: “Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para
que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y ad-
ministrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la
calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta designe”.4
3 “La función de las marcas en la comercialización”, Revista de la OMPI, febrero de 2002, p. 10.
4 En distintos productos vendidos en los supermercados Wal-Mart de México que portan la marca
Great Value aparece la siguiente leyenda: marca registrada propiedad de Wal-Mart Stores, Inc. Licen-
Propiedad intelectual. Reexiones
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Que fuese posible una licencia cuando menos de uso debió resultar de
fórmulas como esta: “ningún comerciante […] puede usar marcas de otros […]
sin su especial licencia y voluntad o sin especiales licencias de […] los here-
deros”. Según los Statuti dei Mercanti di Cremona del 1388: nadie permitía
marcar [] los vestidos […] con el signo de otra sociedad o persona individual
según el arte de Calimala […] sin la licencia de los socios de la sociedad o de
la persona física”.5 Además, se tiene memoria de una licencia concedida en
Cremona, por un comerciante a otro, en 1395, “de marcar las piezas de paño
[…] de éste con la marca del primero, dicha autorización era otorgada donandi
causa”.6 Algunos autores arman que Inglaterra fue la primera nación en legis-
lar esta materia al establecer en la British Trade Marks Act de 13 de abril de
1938, disposiciones sobre licencias: sujeto a las disposiciones de esta sección, una
persona diversa del propietario de una marca puede ser inscrita como usuario
registrado con relación a todos o algunos de los productos para los cuales esta
se encuentra registrada (siempre que no sea una marca de defensa) y con las
condiciones o restricciones que se señalen (Sección 28).7
ciada a Wal-Mart de México, S.A. de C.V. Usada bajo sublicencia por Nueva Wal-Mart de México, S. de
R. L. de C. V.
5 El texto latino decía:nullus audeat signare [...] pannos [...] signo alterius societatis vel persone [...]
singularis de arte kallimate […] sine licencia sotiorum dicte societatis vel singularis persone”. Párrafo
tomado del Statuto dell’Arte di Calimala del 1301, cap. LIII, libro III, citado por Franceschelli. Trattato
di diritto industriale, vol I, Milano: Giurè, 1960, p. 256.
6 Franceschelli. “Trattato di diritto...” cit., p. 245. Dicho autor toma la información de Gualazzini,
Ugo. I mercanti di Cremona, 1183-1260-1927. Cenni historici sulla loro organizzazione. Crème: Consiglio
prov. dell’economia, 1928.
7 La sección 22 de dicha ley expresaba: “a pesar de cualquier regla de derecho o de equidad en contra-
rio, una marca registrada será asignable y transferible a cualquiera [persona] con o sin la hacienda de un
negocio” (notwithstanding any rule of law or equity to the contrary, a registered trade-mark shall be [...]
assignable and transmissible either in connection with the goodwill of a business or not). También se
establecía dicha gura con términos parecidos en el artículo 8º de la Trade Marks Amendment Act de 1937,
en Kerleys Law of Trade Marks, 7th ed. Londres: 1951, pp. 747 49. La Lanham Act estadounidense de
1905 requería la transferencia de todo el e stablecimiento para poder t ransmitir la marca. En efecto,
dicha norm a disponía expresamente que “toda marca registrada [...] será asignable juntamente con la
hacienda del negocio en el que la marca viene usada” (“every registered trademark [...] shall be assignable
in connectio with the goodwill of the business in which the mark is used”). Pero la Lanham Act de 1946,
innovando la ley de marcas de 1905, sancionó la admisión de una transferencia de la marca acompaña-
da solo de “aquella parte de la hacienda de la empresa que está conectado a su uso y que lo simboliza”.
Decía el texto relativo: “una marca [...] registrada será asignable juntamente con la hacienda del negocio
en el que la marca es utilizada, o con esa parte de la hacienda del negocio conectada con el uso de y simbolizado
por la marca (“a registered mark [...] shall be assignable with the goodwill of the business in which the
Pedro Alfonso Labariega Villanueva
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