SENTENCIA nº 110001-03-24-000-2009-00541-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 22-10-2020 - Jurisprudencia - VLEX 862712911

SENTENCIA nº 110001-03-24-000-2009-00541-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 22-10-2020

Sentido del falloNIEGA
EmisorSECCIÓN PRIMERA
Número de expediente110001-03-24-000-2009-00541-00
Tipo de documentoSentencia
Fecha22 Octubre 2020
Normativa aplicadaDECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 200 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172
Fecha de la decisión22 Octubre 2020


PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y las marcas nominativas y mixtas ENERGTECA previamente registradas / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN Y DÉBIL – Lo es ENERGI en las clases 9 y 35 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPESIÓN EVOCATIVA – Lo son ENERGI y TECA / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ENERGI TO GO para identificar productos comprendidos en la Clase 9 por no tener similitud con las marcas nominativas y mixtas ENERGTECA previamente registradas en las clases 9 y 35 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA


Comparación Ortográfica […] Se observa que las marcas tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, las marcas nominativas y mixtas opositoras, están conformadas por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre las marcas cotejadas, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERGI, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación Fonética […] La Sala evidencia que, a pesar de que la partícula ENERGI se comparte en uno y otro caso, existe diferencia en la pronunciación fonética de la marca nominativa ENERGI TO GO, esto es [ener-xi-to-ɣ̞o] y la pronunciación de las marcas nominativas ENERGITECA, el elemento nominativo de las marcas mixtas ENERGITECA, es decir [e-ner-xi-‘te-ka]. Conforme a las anteriores precisiones, la Sala, aplicando un análisis en su conjunto, evidencia que no existe similitud fonética entre la marca nominativa ENERGI TO GO, cuyo titular es el tercero con interés directo en las resultas del proceso, y las marcas nominativas ENERGITECA y el elemento nominativo de la marca mixta ENERGITECA, cuyo titular es la parte demandante. Comparación Ideológica […] Al respecto, la sala advierte que las marcas ENERGITECA, se componen de las expresiones ENERGI y TECA, las cuales resultan ser evocativas, por los elementos que las conforman, esto es, el lexema ENERGI que viene de la palabra “energía” y el morfema TECA que significa “[…] lugar en que se guarda algo […]”, dando lugar a que el consumidor promedio encuentre un signo distintivo evocativo, que lo induzca a realizar un esfuerzo imaginativo sobre la conjugación de ambos conceptos frente a los productos y servicios que identifican en las clases 9 y 35 de la Clasifación Internacional de Niza. […]Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra que las marcas ENERGITECA evocan los conceptos de “un lugar donde se guarda” y “energía”, ideas respecto de las cuales un consumidor promedio podrá identificar cada origen empresarial sin incurrir en confusión ideológica. Igualmente, la Sala encuentra, respecto de la marca ENERGI TO GO, que la primera palabra que la conforma, como ya se indicó, es evocativa, y de las otras dos restantes que no tienen significado alguno en el idioma español, sin embargo, si tienen significación en idioma inglés. Al respecto, los signos que se encuentren en idioma extranjero se definen como de fantasía siempre que su significado no sea de conocimiento común; […] La Sala considera que, en el caso sub examine, no es dable comparar ideológicamente los signos objeto de estudio en la medida en que las palabras ENERGI y TECA respecto a las marcas ENERGITECA y la expresión ENERGI, son evocativas y las expresiones TO GO, respecto de la marca ENERGI TO GO, son unas expresiones de fantasía, por carecer de connotación conceptual o significado idiomático, toda vez que la primera de ellas constituye una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores (ENERGI), mientras que la segunda y la tercera (TO GO) no tienen contexto en el idioma castellano por lo que no es posible derivar de aquellas un parecido conceptual que pueda inducir a error a los consumidores y usuarios. […] En el caso sub examine, la Sala considera que las marcas analizadas cumplen con el supuesto indicado anteriormente, esto es, las marcas ENERGI TO GO y ENERGITECA al estar acompañadas de las palabras TO GO y TECA otorgan, a cada una, un matiz diferenciador y contundente, que las dota de la suficiente carga semántica, para identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de su origen empresarial determinado por lo que, se concluye que dichas marcas no genera riesgo de confusión o asociación entre sí. C. de lo expuesto entre la marca solicitada y las marcas nominativas y mixtas registrada no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula ENERGI, los elementos compositivos TO GO y TECA de ambas, les da suficiente fuerza distintiva que permitirá al consumidor diferenciarlas una de la otra, todo lo cual descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil, motivo por el cual, no se configura el primer supuesto previsto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.


PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y la enseña comercial ENERGITECA / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es ENERGI en las clases 9 y 35 / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / EXPESIÓN EVOCATIVA – Lo es ENERGI / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo ENERGI TO GO para identificar productos comprendidos en la Clase 9 por no tener similitud con la enseña comercial ENERGITECA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA


Comparación Ortográfica […] Se observa que la marca registrada y la enseña comercial tienen una estructura ortográfica y una longitud diferentes; en efecto, la marca solicitada tiene tres palabras de seis, dos y dos letras, las cuales están compuestas por: la primera palabra por tres vocales y tres consonantes, la segunda y tercera palabras por una vocal y una consonante cada una, y la enseña comercial opositora, está conformada por una sola palabra con un total de cinco vocales y cinco consonantes. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en el análisis comparativo entre la marca registrada y la enseña comercial, se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, esta Sala colige que las semejanzas entre los signos se refieren al elemento de uso común e inapropiable ENERGI, y en contraste, existen diferencias significativas desde el punto de vista ortográfico, en especial respecto del número de sílabas, las estructuras ortográficas y las terminaciones de cada denominación. Comparación fonética […] Para la Sala resulta evidente que la pronunciación de la marca solicitada y de la enseña comercial son distintos y el hecho de que las dos posean la partícula ENERGI no hace, de forma alguna, similar la pronunciación ya que las palabras TO GO y TECA, les otorga la diferencia en la pronunciación. Comparación Ideológica […] Tal como ya fue expuesto la partícula ENERGI de la enseña comercial y de la marca solicitada, es de carácter evocativo y las expresiones TO GO de la marca registrada, no tienen significación alguna en el idioma español, tal como ya fue precisado en el análisis ya efectuado, situación que impide su análisis desde el punto de vista ideológico. C. de lo expuesto entre la marca solicitada y la enseña comercial no existe similitud ortográfica, fonética y conceptual y, a pesar de que compartan la partícula ENERGI los elementos compositivos TO GO y TECA les da suficiente fuerza distintiva a cada una y no permitirán al consumidor asociar la marca registrada con la enseña comercial de la parte demandante, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor. Cabe precisar que el titular de un signo conformado por expresiones de uso común no puede pretender la utilización exclusiva de dichos elementos, por lo tanto, su marca es considerada débil. La Sala concluye que los actos administrativos acusados no violan el literal b) del artículo 136 ni el artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad. Ahora, por cuanto la protección de la enseña comercial opera frente a la solicitud de registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen, por la posibilidad de inducir al público consumidor a error, pero en el caso sub examine, como ya se analizó, no hay lugar a tal confusión o riesgo de asociación por parte del público consumidor.


PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo ENERGI TO GO y la enseña comercial ENERGITECA / USO DE LA ENSEÑA COMERCIAL - Prueba / ENSEÑA COMERCIAL - Prueba de la utilización real, efectiva y constante / ENSEÑA COMERCIAL MIXTA ENERGITECA – Se demostró la titularidad prioritaria


[L]a Sala acoge el argumento, de la parte demandante, relativo a que el uso de la enseña comercial ENERGITECA se extendió en el tiempo de manera continua hasta la fecha de la presentación de la demanda, pues según lo probado en el proceso, el uso dado a la enseña comercial se extiende en el tiempo de tal forma que le permite oponerse al registro de la marca concedida, toda vez que en el expediente existe prueba suficiente que demuestra el uso continuo, regular y efectivo, desde el año 2004 hasta más allá de la fecha en que se solicitó...

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