SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2013-00330-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 31-01-2019
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 137 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 31 Enero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2013-00330-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MARCA FIGURATIVA – Elementos para determinar su registrabilidad / COTEJO MARCARIO – Entre un signo figurativo y una marca figurativa compuestas por franjas con una base ancha que finaliza en una curvatura angosta en la parte superior / COMPARACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS – Criterios / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo figurativo a favor de J.J.B.V., para distinguir compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de vestuario y sombrerería de la clase 35 por existir similitud y conexión competitiva con la marca figurativa previamente registrada a favor de PUMA SE en la clase 25 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a S. considera que desde el punto de vista gráfico las marcas cotejadas son similares, al analizarlas de manera conjunta y sucesivamente. […] En efecto, tanto las marcas de la demandante, antes ilustradas, como la solicitada son figuras dispuestas en forma cerrada con orientación horizontal- de izquierda a derecha-. Tienen una curvatura ascedente, que inicia en una base ancha y terminan de modo más angosto en sus partes superiores derechas. Además, todas son marcas de color estándar, es decir, blanco y negro, teniendo en cuenta que ninguna reivindica color en sus registros. En lo único en que se diferencian es que la marca cuestionada contiene una sección sombreada que no genera una diferencia visual significativa en el conjunto, […] Para la S. no hay duda que las características coincidentes generan en la mente del consumidor una idea de asociación entre las figuras cotejadas respecto de su origen empresarial, que no le permite distinguir la figura solicitada como una marca distintiva, particular y original, que tiene un origen empresarial único distinto de aquél de las marcas registradas, ni diferenciar los servicios que identifica de otros productos o servicios similares dentro del mercado. Al respecto, la S. debe advertir que un consumidor promedio no se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre los elementos gráficos de las marcas cotejadas. […] Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las marcas cotejadas en su conjunto no transmiten una idea o concepto, sino que es la imagen misma la que se fija en la mente de consumidor, lo que aunado a las semejanzas entre las marcas cotejadas genera mayor confundibilidad. Por consiguiente, la S. considera que, en el caso sub lite, los elementos que constituyen a la marca objeto de la presente controversia no le otorgan suficiente distintividad. Se trata de la representación de una figura carente de distintividad, lo cual no le permite al consumidor promedio diferenciar la marca solicitada de las marcas registradas ni distinguir su origen empresarial. […] Al aplicar las reglas de conexidad competitiva al presente caso, la S. estima que entre las citadas clases existe una relación, por cuanto los servicios que identifica la marca solicitada requieren o pueden requerir, para tener su marca en el mercado, de los productos de las marcas previamente registradas; presentan los mismos canales de comercialización y se promocionan por los mismos medios de publicidad y son complementarios. Por lo tanto, se considera que existe conexión competitva. En consecuencia, en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 y no tuvo razón la SIC al otorgar el registro de la marca “FIGURATIVA”, del tercero interesado en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de enero de 2015, R. 11001-03-24-000-2009-00022-00, C.G.V.A.; 18 de julio de 2012, R. 1101-03-24-000-2006-00373-00; C.M.E.G.G.; 17 de marzo de 2000, R. CE-SEC1-EXP2000-N5583, C.G.E.M.M.;
EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Autonomía / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e debe advertir que el examen de registrabilidad debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones dictadas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones emanadas de la propia oficina.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de
6 de septiembre de 2018, R. 11001-03-24-000-2015-00278-00, C.M.E.G.G..
REGISTRO MARCARIO – El efectuado respecto de un signo similar a una marca previamente registrada no constituye un acto de competencia desleal / COMPETENCIA DESLEAL EN UN REGISTRO MARCARIO – Se debe determinar si se dirigió, manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión
[E]n lo concerniente al argumento de la demandante, en el sentido de que constituye un acto de competencia desleal por parte del señor BETANCUR, solicitar una marca figurativa que reproduce sus marcas figurativas registradas con anterioridad, cuyas similitudes son tan evidentes que el público consumidor no tendrá elementos necesarios para identificar cada una de ellas y reconocer su origen empresarial, la S. no evidencia dicha conducta. En efecto, no se demostró que en el comportamiento del tercero interesado en las resultas del proceso, al solicitar el registro de la marca cuestionada, existieran indicios de actos contrarios a la buena fe, a los usos y prácticas deshonestas, o estuviere encaminado a producir daño o crear confusión, engaño o desviación de la clientela habida cuenta que no basta con que dos marcas sean idénticas o confundibles para que se configure una conducta desleal. En otras palabras, para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, no se puede realizar un simple análisis de confundibilidad de las marcas distintivas que pudiesen estar implicadas, sino determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 137
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S.(E)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
R. número: 11001-03-24-000-2013-00330-00
Actor: PUMA SE
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Medio de control de nulidad
Referencia: LA MARCA FIGURATIVA SOLICITADA ES SIMILAR A LAS MARCAS FIGURATIVAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA DEMANDANTE, EN TANTO SON FIGURAS DISPUESTAS EN FORMA CERRADA CON ORIENTACIÓN HORIZONTAL- DE IZQUIERDA A DERECHA-. TIENEN UNA CURVATURA ASCENDENTE, QUE INICIA EN UNA BASE ANCHA Y TERMINAN DE MODO MÁS ANGOSTO EN SUS PARTES SUPERIORES DERECHAS.
La sociedad PUMA SE, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 38441 de 28 de julio de 2010, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 04979 de 31 de enero de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 27 de octubre de 2009, el señor J.J.B.V. solicitó el registro como marca del signo FIGURATIVO, para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.[2]
2°: Agregó que la referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 612 de 29 de enero de 2010, frente a la cual la sociedad PUMA SE formuló oposición, con fundamento en las similitudes visuales y conceptuales con su marca FIGURATIVA, que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado de registro núm. 105023, vigente hasta el 14 de junio de 2019.
3°: Que mediante la Resolución núm. 33270 de 29 de junio de 2010, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición y negó el registro del signo en mención.
4º: Indicó que contra la citada resolución el señor J.J.B.V. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
5º- Que mediante la Resolución núm....
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