SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00535-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 25-01-2019
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 25 Enero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00535-00 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo NEOX y las marcas nominativa y mixtas NEDOX / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son NEOX y NEDOX al no tener significado conceptual propio en el idioma castellano / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo VECTOM para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con las marcas nominativa y mixtas NEDOX previamente registradas en la misma clase / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI - Aplicación
Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “NEOX” y “NEDOX”, la Sala advierte significativas similitudes en la secuencia de sus vocales y en sus desinencias, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la marca cuestionada reproduce las letras “N”, “E”, “O” y “X” contenidas en las marcas previamente registradas y que no se encuentra acompañada de otro elemento que contribuya a diferenciarla de las referidas marcas previamente registradas “NEDOX”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en las letras “N”, “E”, “O” y “X”. […] Con respecto a lo anterior, vale la pena aclarar que al encontrarse semejanzas significativas entre la marca cuestionada y las marcas previamente registradas, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, porque el consumidor en mención puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. También existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. […] la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. En el caso sub lite, la marca cuestionada “NEOX” fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] medicamentos para uso veterinario [...]”. Y las marcas previamente registradas “NEDOX” distinguen los siguientes productos de la citada Clase 5ª: “ “[…] productos farmacéuticos y medicamentos […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas Clases existe una relación debido a que los productos de ambas marcas están incluidos en una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad, en cuanto ambos tienen como función curar enfermedades, aún si es en humanos o en animales; y existe un riesgo para la salud de los consumidores quienes al guardar los productos luego de su uso podrían confundir los productos en un futuro, en atención a la similitud de las marcas y a que dichos artículos están relacionados con el mismo género, esto es, medicamentos. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva que la Sala debe precaver cualquier riesgo para la salud de los consumidores.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Es la que procede contra el acto que concede un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Es la que procede contra el acto que niega un registro marcario / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA – Prescripción / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No probada por haber sido presentada la demanda en acción de nulidad relativa dentro del término de cinco años siguientes a la concesión del registro
La mencionada entidad [SIC] propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución acusada núm. 23202 de 12 de mayo de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. Al respecto, cabe precisar que comoquiera que los actos acusados CONCEDEN un registro marcario, son enjuiciables mediante la acción de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486, y no la de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del CCA, el cual, entre otras circunstancias, es aplicable contra los actos administrativos que niegan un registro marcario. En el presente caso, la causal alegada por la demandante es de nulidad relativa y conforme al citado artículo 172 tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contado a partir de la concesión del registro marcario, término este que no se cumple porque la Resolución acusada núm. 23202 de 12 de mayo de 2009 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, que revocó la Resolución núm. 55762 de 26 de octubre de 2008, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta “NEOX”, fue notificada personalmente a la actora el 14 de mayo de 2009 y la demanda se presentó el 14 de septiembre de 2009. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S.(E)
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00535-00
Actor: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO- LAFRANCOL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: ENTRE LA MARCA CUESTIONADA “NEOX” (NOMINATIVA) Y LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS “NEDOX” (NOMINATIVA Y MIXTAS) EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y, FONÉTICA Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.
La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO- LAFRANCOL S.A., en adelante LAFRANCOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,[1] de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 23202 de 12 de mayo de 2009, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 5 de octubre de 2006, la sociedad VICAR FARMACÉUTICA S.A. solicitó el registro como marca del signo “NEOX” (nominativo), en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la cual presentó oposición, por estimar que resulta confundible con sus marcas registradas “NEDOX” (nominativas y mixtas), de la citada Clase 5ª Internacional.
2°: Que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante de la Resolución nro. 55762 de 26 de diciembre de 2008, le negó el registro de la marca “NEOX” (nominativa) a la sociedad VICAR FARMACÉUTICA, en la referida Clase 5ª Internacional y declaró infundada su oposición.
3°: Anotó que la sociedad VICAR FARMACÉUTICA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la citada resolución; que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución nro. 04788 de 30 de enero de 2009, resolvió el referido recurso de reposición de manera confirmativa.
4º: Agregó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la Resolución acusada núm. 23202 de 12 de mayo de 2009, revocó la Resolución núm. 55762 de 26 de diciembre de 2008, declaró infundada su oposición, concedió el registro de la marca “NEOX” (nominativa) y declaró agotada la vía gubernativa.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó los artículos 135, literales a) y b) y 136, literales a) y f) de la Decisión 486.
Señaló que la marca “NEOX” no es apta para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza fabricados y/o...
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