SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2006-00290-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 06-08-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 344 DE LA COMISIO´N DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 1 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIO´N DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 2 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIO´N DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 4 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2006-00290-00 |
| Fecha | 06 Agosto 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN - Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN - Se niega la denominada NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN S. DEL ÁCIDO MALÉICO por falta de nivel inventivo / NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN S. DEL ÁCIDO MALEICO - Carece de novedad al derivarse del estado de la técnica y de nivel inventivo
[L]a S. considera que los argumentos de nulidad no están llamados a prosperar, en tanto que el compuesto que se pretende reivindicar se revela en las anterioridades citas por la Superintendencia de Industria y Comercio en la actuación administrativa y, además, el proceso para su obtención parte del estado de la técnica, por lo que resulta evidente para una persona versada en la materia. Al respecto, y en primer lugar, la S. estima importante resaltar que si bien es cierto que la perito en el dictamen rendido justificó la selección de la técnica que en su entender era la más adecuada entre las existentes para la identificación y caracterización de polimorfismos y para la descripción de las diferentes modificaciones de un polimorfo, así como la elección de los métodos físicos para lograr la cuantificación de la composición polimórfica, también es una realidad que ello no resulta suficiente para concluir que una composición es patentable. En efecto, el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, concluyó claramente que aunque la Decisión 344 no impidió la patentabilidad de polimorfos, su protección solo se puede otorgar cuando la misma cumple con los requisitos exigidos por los artículos 1º y 4º de esa norma supranacional, esto es, que se sustente de manera clara y exhaustiva que la solicitud es novedosa y que presenta nivel inventivo. En relación con estos presupuestos, la S. recuerda que la parte actora pretende la patentabilidad de un polimorfo de la sal del ácido maléico y un proceso para preparar un polimorfo que se caracteriza por la disolución del compuesto en acetona a elevada temperatura o siembra en etanol desnaturalizado a elevada temperatura de cristales del polimorfo y posterior enfriamiento de manera que se produce la cristalización del polimorfo después de lo cual se recupera. Sobre el particular, y una vez efectuada la revisión de la actuación administrativa, la S. encuentra que el descrito polimorfo de la sal del ácido maleico del compuesto 5-(4-[2-(N-metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]bencil]-tiazolidin-2,4-diona, denominado R., es revelado previamente en el estado de la técnica, concretamente en las anterioridades D2 y D3, contrario a lo afirmado por la parte actora. […] Para la S. el dictamen erró al concluir que la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad al ser novedosa, en tanto desconoció que se trata del mismo compuesto revelado y publicado con antelación. Igualmente, se equivocó al sostener que lo novedoso es el haber encontrado una forma cristalina diferente a las conocidas y además al descubrir los solventes adecuados, así como las condiciones de presión y temperatura requeridas para obtener y mantener la estructura cristalina descubierta, en tanto que una persona versada en la materia, a partir de la experimentación, podría llegar a dicha conclusión. En este contexto, la S. comparte lo decidido por la entidad demandada en los actos acusados, en la medida que no cabe duda que la patente de invención denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN S. DEL ÁCIDO MALÉICO”, se encuentra afectada de novedad.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 1 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 2 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 4
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00290-00
Actor: SMITHKLINE BEECHAM PLC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN - Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984 (CCA), y a través de apoderado judicial, instauraron las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones 55367 de 30 de diciembre de 2005 y 11056 de 28 de abril de 2006, por las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la “creación” denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN S. DEL ÁCIDO MALÉICO”, actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda
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Las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC. y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, a través de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – en adelante C.C.A. –, presentaron demanda1 con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
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Que se declare nula la resolución (sic) número 25367 del 30 de septiembre de 2005, en virtud de la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABETICOS CON BASE EN S. DEL ACIDO MALÉICO, solicitada por las sociedades SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. y SMITHKLINE BEECHA (CORK) LIMITED con domicilio en Brentford, Midlesex, Inglaterra.
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Que igualmente, se declare nula la resolución (sic) número 11056 del 28 de abril de 2006, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio y que resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución (sic) número 25367 del 30 de Septiembre de 2005, confirmándola en todas sus partes.
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Consecuentemente y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de las sociedades SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED con domicilio en Brentford, Midlesex, Inglaterra, y C., Country Cork, Irlanda, respectivamente, solicito que se hagan las siguientes declaraciones:
3.1 Que se ordene al Superintendente de Industria y Comercio, conceder el privilegio de patente de Invención a la creación denominada: NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABETICOS CON BASE EN S. DEL ACIDO MALÉICO.
3.2 Que se comunique la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 209 de 1957.
3.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
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Que en costas a la entidad demandada.
I.1.1.- Los hechos
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Los hechos más relevantes que sustentan la demanda son los siguientes:
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El 19 de abril de 2000, las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC, y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la patente de invención titulada “NUEVO COMPUESTO FARMACÉUTICO”, reivindicando prioridad de las solicitudes de Gran Bretaña N° 9909473.2 de 23 de abril 23 de 1999 y N° 9912196.4 de 25 de mayo de 1999, solicitud a la cual le correspondió la radicación número 0000289292.
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Realizado el primer examen de forma, la División de Nuevas Creaciones requirió a las solicitantes para que en un plazo de treinta (30) días hábiles cumplieran determinados requisitos jurídicos y técnicos.
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El 30 de octubre de 2000, cumplidas las exigencias de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED solicitaron el registro de la patente de invención titulada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN S.D.A., de la cual se publicaron extractos en la Gaceta de la Propiedad Industrial 517 de 27 de junio de 2002, sin que se presentaran observaciones por parte de terceros.
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Mediante oficio 013792 de 19 de mayo de 2005, el jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento de las solicitantes el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad efectuado por el examinador técnico de patentes.
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El 9 de agosto de 2005, las peticionarias se pronunciaron sobre el examen de patentabilidad, presentando argumentos de defensa de la solicitud de patente.
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Mediante Resolución No. 25367 de 30 de septiembre de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente a la invención “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN S. DEL ACIDO”.
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Dentro del término legal concedido para el efecto, las sociedades SMITHKLINE BEECHAM PLC y SMITHKLINE BEECHAM (CORK) LIMITED, interpusieron recurso de reposición contra la Resolución 25367 de 30 de septiembre de 2005, el cual fue resuelto mediante Resolución 11056 de 28 de abril de 2006, por la cual el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la decisión.
I.1.2.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
10. El apoderado de la sociedad demandante sostuvo que con la expedición de los actos administrativos acusados se violaron los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo cual sustentó en los términos que se sintetizan a...
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