SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00162-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 06-08-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00162-00 |
| Fecha | 06 Agosto 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el Signo mixto A. BIO PRODEFENSIS y la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS / MARCAS COMPUESTAS / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son BIO, PRO y DEFENSIS en la clase 29 / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo es DEFENSIS / TÉRMINO TÉCNICO INAPROPIABLE – Lo es la expresión L. CASEI que hace referencia a lactobacillus casei, que es el nombre científico de una bacteria perteneciente al grupo de los lactobacilos / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de registrabilidad / EXPRESIÓN TÉCNICA Y EVOCATIVA - Exclusión del análisis de registrabilidad / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto A. BIO PRODEFENSIS para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir semejanza con la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS previamente registrada en la misma clase
[L]as palabras que deben tenerse en cuenta para efectos del cotejo marcario son DANONE ACTIMEL de la marca DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, y A. de la marca A. BIO PRODEFENSIS, toda vez que, según las reglas de cotejo de marcas mixtas con un elemento nominativo compuesto, el examen debe centrarse en los elementos característicos de las denominaciones, ya que de ello depende, en la práctica, la primera impresión y el impacto general que tendrán los consumidores frente a las marcas. Por lo anterior, la Sala procederá a realizar el cotejo entre las marcas enfrentadas teniendo en cuenta especialmente las expresiones DANONE ACTIMEL de la marca opositora y A. de la marca cuestionada, aplicando cada uno de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para el efecto: […] Una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y observando las marcas en su conjunto, la Sala considera que entre las expresiones A. y DANONE ACTIMEL no existe una identidad o similitud ortográfica, fonética ni conceptual del que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor. De esta forma, no se cumple el primer supuesto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. […] La Sala encuentra que, por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, considerando que no existe, en una visión de conjunto, semejanzas entre las marcas A. y DANONE ACTIMEL objeto de comparación de las que pueda derivarse un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto de la causal en cuestión, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación. En suma, la Sala concluye, respecto del cotejo entre la marca mixta A. BIO PRODEFENSIS y la marca mixta DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, que no se cumplen los requisitos previstos para la configuración de la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.
CONVENCIÓN COLOMBO FRANCESA DE 1901 - Registro o Depósito de marcas; sujeto a las formalidades de cada país / FRANCIA - Protección de marcas registradas en ese país por convención de 1901 / CONVENCION COLOMBO FRANCESA DE 1901 - No se requiere registro o depósito marcario / PROTECCIÓN DE LA MARCA EN APLICACIÓN DE LA CONVENCION COLOMBO FRANCESA DE 1901 – Debe reclamarse mediante los mecanismos internos del Estado donde se pretenda hacer valer
Sobre el alcance de la protección en la República de Colombia de las marcas que hayan sido registradas en la República Francesa y viceversa, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que si bien el registro no es requisito para la efectividad de la protección de las marcas de nacionales de un Estado en el otro, esta protección pactada en la Convención siempre va a requerir que sea reclamada o pedida por el propietario de la marca mediante los mecanismos internos del Estado donde pretenda hacerla valer, ya sea mediante la oposición al registro de una marca, o en una solicitud de cancelación de registros posteriores al registro de su marca, según sea el caso. Así lo indicó el Consejo de Estado en sentencia de 24 de febrero de 2005, cuando explicó la diferencia entre los derechos que otorga la protección recíproca pactada en la Convención de las marcas registradas en uno u otro Estado, y los derechos que otorga el registro de la marca en cada uno de los Estados […] Atendiendo a lo anterior, revisados los actos administrativos acusados, la Sala encuentra que la parte demandante, al ejercer su derecho de oposición durante la actuación administrativa que conoció de la solicitud de registro de la marca A. BIO PRODEFENSIS, no citó como opositoras las marcas de las cuales es titular en la República Francesa; únicamente presentó, como fundamento de su oposición, las marcas mixtas DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS registradas en la República del Perú y en el Estado Plurinacional de Bolivia que identifican productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y la solicitudes de registro en Colombia del signo nominativo L. CASEI DEFENSIS y signo mixto DANONE ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional del Niza, presentadas de forma previa a la solicitud de registro de Agarra S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso. En este sentido, no le asiste razón a la parte demandante cuando en sus argumentos sostiene que la parte demandada debió tener en cuenta las marcas de las cuales es titular en la República Francesa al momento de analizar la registrabilidad de la marca A. BIO PRODEFENSIS, por cuanto la parte demandante en ningún momento reclamó la protección de estas marcas en la oportunidad que tenía para hacerlo durante el procedimiento administrativo. Lo anterior por cuanto, la obligación de protección recíproca establecida en la Convención no implica la obligación para la parte demandada de efectuar el análisis de confundibilidad de oficio frente a marcas que no estén registradas previamente en la República de Colombia. Por lo anterior, la Sala considera que no se presentó la violación alegada por la parte demandante por la inaplicación de la Convención Colombo-Francesa de 1901 en el caso sub examine.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00162-00
Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
Tema: Cotejo de marcas mixtas. Signos mixtos con elemento nominativo compuesto.
SENTENCIA EN ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por C.G.D. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 28094 de 31 de julio de 2008, 39881 de 21 de octubre de 2008 y 47724 de 25 de noviembre de 2008.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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ANTECEDENTES
La demanda
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Compagnie Gervais Danone, en adelante la parte demandante1, presentó demanda2 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1724 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina5, en adelante la Decisión 486, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 28094 de 31 de julio de 20086, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro” y 39981 de 21 de octubre de 2008, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”: expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria Comercio; y la Resolución núm. 47724 de 25 de noviembre de 2008, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la parte demandada cancelar el registro de la marca mixta A. BIO PRODEFENSIS que identifica productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las M.s, en adelante Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es A. S.A., en adelante tercero con interés directo en las resultas del proceso.
Pretensiones
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La parte demandante formuló las siguientes pretensiones7:
“[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 28094 del 31 de julio de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del a cual se decidió conceder el registro de la marca A. BIO PRODEFENSIS (MIXTA) para distinguir: Carne, pescado, aves y caza; E. de carne; Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; J., mermeladas, compotas; Huevos, leche y productos lácteos; Yogurt; Aceites y grasas comestibles; productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de A. rechazando así las oposiciones presentadas por mi representada, CGD, y por ALPINA.
2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 39881 del 21 de octubre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se decide el recurso de reposición interpuesto por mi representada CGD y por la...
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