SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00215-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 24-09-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00215-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 24 Septiembre 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 |
| Fecha de la decisión | 24 Septiembre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo SPIN OFF y la marca mixta SPIN previamente registrada / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo nominativo SPIN OFF para identificar productos de la Clase 3, por tener semejanza con la marca mixta SPIN previamente registrada en la misma clase y existir riesgo de confusión / PRINCIPIOS prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori – Aplicación
[R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “SPIN OFF”, y la marca previamente registrada “SPIN”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “SPIN”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “OFF” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “SPIN”. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “SPIN” y “OFF”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de la marca previamente registrada, esto es, en “SPIN”, lo que lleva a que el signo solicitado “SPIN OFF” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “SPIN” del signo cuestionado, “SPIN OFF”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “SPIN”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “SPIN OFF”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“OFF”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “SPIN”. […]Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión cuestionada, “SPIN OFF”, corresponde a un signo de fantasía, pues no tiene un significado propio en el idioma castellano. Por su parte, la expresión “SPIN” de la marca previamente registrada proviene del idioma inglés, que traduce girar, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que se considera como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “SPIN”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos para la consecución del propósito de establecer dicha conexidad. En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “SPIN OFF”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] Jabones de toilette, perfumería, aceites esenciales, lociones capilares; preparaciones para la limpieza, cuidado y embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello, no para uso médico; desodorantes y antitranspirantes para uso personal […]”. La marca previamente registrada, “SPIN”, distingue los siguientes productos de la citada Clase 3ª: “[…] productos de aseo higiene y limpieza tales como: detergentes, limpiadores, desengrasantes, desinfectantes, desincrustantes para uso doméstico, jabones […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 3ª de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto su objeto es la limpieza e higiene; pertenecen al mismo género, esto es, productos de limpieza; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas. Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00215-00
Actor: WELLA AKTIENGESELLSCHAFT
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: ENTRE EL SIGNO NOMINATIVO SOLICITADO, “SPIN OFF”, Y LA MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA, “SPIN”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIR LA EXPRESIÓN PREPONDERANTE “SPIN”, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LA CLASE 3ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 22658 de 29 de abril de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 032867 de 20 de junio de 2011, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 4933 de 8 de febrero de 2012, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “SPIN OFF” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los...
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