SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00452-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 14-09-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00452-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 14 Septiembre 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 6 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 16 |
| Fecha de la decisión | 14 Septiembre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS – Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / COTEJO MARCARIO – Entre las marcas GERSON registradas en Estados Unidos de la sociedad LOUIS M. G.C. INC. y el signo mixto RESPIRADORES GERSON registrado en Colombia / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto RESPIRADORES GERSON para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por no haberse demostrado que actuó de mala fe / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN MATERIA MARCARIA – No vulneración
El demandante en su escrito indica que existió mala fe en la solicitud de registro de la marca “RESPIRADORES GERSON (Mixta)”, ya que la marca imita a la marca GERSON con el que utiliza su empresa para identificar sus productos en Estados Unidos y otros países del mundo. […] El artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de buena fe, el cual debe ser acatado tanto por los particulares y como por todas las autoridades públicas. […] Para demostrar la mala fe, el demandante argumentó el reconocimiento a nivel mundial de su marca; la negación de una solicitud de un registro en la Clase 9 al tercero interesado a partir de su oposición; y el cambio de nombre de la Sociedad Respiradores Industriales Ltda a G.R. S.A.S. Respecto del argumento que la sociedad solicitante tenía conocimiento de la marca GERSON basada en el reconocimiento mundial de la marca, no se encuentran elementos probatorios ni indicios razonables que permitan determinar esta circunstancia y mucho menos que se solicitó el registro con el ánimo de aprovechar la notoriedad de la marca. En lo relacionado a que la sociedad Respiradores Industriales Ltda. pretendió registrar la marca R.G. para identificar productos de la Clase 9 y que fue negada por la administración mediante la Resolución 15300 de 30 de marzo de 2009, con lo que se pretende sustentar la imitación de la marca, no resulta de recibo pues la solicitud del signo objeto del presente proceso tiene fecha 7 de diciembre de 2005, mucho antes que se produjera esta decisión. De otro lado, respecto del argumento del cambio del nombre de Respiradores Industriales Ltda a G.R.S., es preciso indicar este se inscribió el 13 de septiembre de 2010, fecha posterior al registro de la marca Lo anterior, permite determinar que en el sub lite no aparecen pruebas ni indicios que permitan demostrar de manera fehaciente que la Sociedad Respiradores Industriales Limitada tenía conocimiento con anterioridad al registro de su marca de la existencia de las marcas de la sociedad LOUIS M, G.C., INC., de su notoriedad y prestigio. […] Ahora frente a una posible vulneración del artículo 7 de la Convención de Washington, se encuentra que si bien es cierto el demandante aportó registros de la marca G. en los Estados Unidos en las clases 9, 11, 21 y 39 de la Clasificación de Niza, no acreditó el registro en la clase 35 a la cual pertenece la marca R.G., objeto de la acción. Lo anterior, permite determinar que no se cumple el requisito del numeral 1 del mencionado artículo 7, pues no se encuentra que la Sociedad demandante cuente con un derecho previo que permita determinar que la marca en la Clase 35 debía ser protegida por uno de los Estados contratantes. Además, como se concluyó con antelación, el tercero con interés en las resultas del proceso no demostró la notoriedad de sus registros marcarios.
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA - Alcance / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA - Excepciones. Marca notoria / APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO - Prevalencia / MARCA NOTORIA - Debe probarse tal circunstancia en uno de los países de la Comunidad Andina / MARCA NOTORIA – La que lo sea un país miembro de la Convención debe protegerse en otro país miembro pero siempre que se demuestre que es notoria en este último / MARCA NOTORIA – Falta de prueba
[E]l Tribunal de Justicia Andina ha determinado que existen dos excepciones al principio de la territorialidad, la primera relacionada con la marca notoria y, la segunda, atinente a la llamada oposición andina, esta última no resulta aplicable al caso de autos, en tanto no presentó la misma dentro de la actuación administrativa correspondiente. En cuanto a la marca notoria, la S. recuerda que la misma ha gozado de una especial protección, lo cual se hace más evidente cuando se presentan riesgos de confusión, de asociación, de dilución o de uso parasitario. La protección de los signos notorios por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha ampliado a signos que no se encuentren registrados en uno de los Estados miembros, lo anterior en el entendido de que se acredite tal notoriedad y, en todo caso, bajo el principio de la buena fe se ha sostenido que de ninguna forma se debe tolerar situaciones que pongan en peligro la transparencia del mercado y la lealtad comercial. Planteado lo anterior, a la S. le corresponde determinar si resulta procedente la protección de la marca extracomunitaria ante una indebida utilización por parte de la sociedad Respiradores Industriales Limitada, por lo que analizará si las marcas pertenecientes a la Sociedad L.M.G.C., INC pueden catalogarse como notorias en los Estados miembros de la Comunidad Andina o si se configuró un evento de competencia desleal o una conducta por fuera de los postulados de la buena fe. […] Al analizar las anteriores pruebas frente a los requisitos del artículo 228 de la Decisión 486, la S. no encuentra elementos de los cuales se pueda establecer que en los Estados de la Comunidad Andina el signo GERSON es notorio. En efecto, no se aportaron pruebas que determinen los niveles de inversión de publicidad en nuestro país, así como el conocimiento del público consumidor y su posicionamiento en nuestro mercado y en, general, una actividad comercial constante y regular. Así mismo, no se demostró cuáles fueron sus niveles de ventas y de ingresos de la empresa titular del producto en Colombia o en otro Estado miembro de la Comunidad Andina; pues los documentos aportados por su representante en Colombia solo hacen referencia a los años 1997 y 1998, periodo muy anterior a la solicitud de registro que tiene fecha 7 de diciembre de 2005. Respecto de la declaración del propietario del signo, resulta evidente que solo se refiere a su actividad en Estados Unidos y en otros países diferentes a la Comunidad Andina. Igualmente, ninguna de las páginas web aportadas es de Colombia o de alguno de los otros Estados miembros de la Comunidad Andina. La S. recuerda que no se protege a los signos notoriamente conocidos en Estados extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad, tal y como ocurre en el caso de autos. Por lo anterior, no resulta de recibo el argumento de la parte actora en cuanto a que dicho registro es notorio en la Comunidad Andina y que, por ende, debe darse aplicación al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 2000, en cuanto a la causal de irregistrabilidad por constituir una reproducción, imitación, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo. […] Respecto de una presunta vulneración del Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, es pertinente recordar que de acuerdo a su artículo 6 Bis, una marca notoria de un país miembro de la Convención, se protegerá en otro país miembro de esta, si se demuestra que es notoria en este último. Como se explicó en esta providencia, la marca G. perteneciente a la sociedad LOUIS M, G.C., INC. no demostró su notoriedad en Colombia,
MARCAS NOTORIAS EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS – Ámbito de protección
[B]ajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro marcario también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN MATERIA MARCARIA - Alcance
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 6 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL – ARTÍCULO 16
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00452-00
Actor: LOUIS M. GERSON CO., INC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO – NOTORIEDAD MARCARIA – PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD – PROTECCIÓN DE REGISTROS EXTRACOMUNITARIOS POR EVENTOS DE COMPETENCIA DESLEAL Y MALA FE.
SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA
La S. decide en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad LOUIS M. G.C.., INC, por medio de apoderado judicial1, en contra de la Resoluciones No 14758 del 30 de marzo de 20092, No 43022 del 28 de agosto de 20093 y No 27178 del 27 de mayo de 20104 a través de la cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca RESPIRADORES GERSON (MIXTA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor...
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