SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00059-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-12-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00059-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 16 Diciembre 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 |
| Fecha de la decisión | 16 Diciembre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO - Del signo mixto SODA SOL en cuanto al producto cerveza / PRODUCTOS O SERVICIOS SIMILARES – Para ser así considerados deben tener la misma naturaleza o finalidad, ser sustituibles o ser conexos o relacionados / GASEOSAS Y CERVEZAS – Son del mismo género y tienen una conexidad competitiva cercana / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO – No procede respecto del signo mixto SODA SOL por existir conexión competitiva entre los productos cervezas y gaseosas y haberse demostrado el uso de este último / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a S. observa que no es procedente la cancelación parcial, por no uso, del registro de la marca mixta “SODA SOL”, que identifica productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cervezas” porque, aunque su titular no logró probar el uso del referido producto, se determina que los productos “cervezas” y “gaseosas”, en este caso, son similares y existe una relación de conexidad competitiva cercana y de uso complementario alternativo o sustituto entre ellos y, por lo tanto, es necesario proteger la transparencia del mercado y la actividad empresarial, pero ante todo al público consumidor. Asimismo, debe advertir, conforme se señaló en la citada sentencia de 19 de noviembre de 2018, que si la S. accediera a la solicitud de cancelación del registro de la marca mixta “SODA SOL” en relación con “cervezas”, un tercero podría solicitar el registro de la marca similarmente confundible con esta para identificar dicho producto, lo que permitirá que este se beneficie del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca que ampara “gaseosas” lo que llevaría a los consumidores a asociarlas, poniendo en riesgo la libre elección del consumidor y logrando de este modo una ventaja comercial, porque, además, en muchos casos las cervezas y las gaseosas provienen de una misma empresa, por lo que no sería claro el desenvolvimiento del mercado entre los productos. Por lo tanto, la SIC, no violó el artículo 165 de la Decisión 486, en el acto acusado, al denegar la cancelación parcial por no uso de la marca “SODA SOL” y mantener su registro con respecto a los productos “cervezas”, con fundamento en un análisis de similitud de dichos productos y las gaseosas.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00059-00
Actor: CCM, IP S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TESIS: NO ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DEL REGISTRO DE LA MARCA MIXTA “SODA SOL”, QUE IDENTIFICA PRODUCTOS DE LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, EN EL SENTIDO DE EXCLUIR DE SU COBERTURA EL PRODUCTO “CERVEZAS” PORQUE, AUNQUE SU TITULAR NO LOGRÓ PROBAR EL USO DE DICHO PRODUCTO, SE DETERMINA QUE LOS PRODUCTOS “CERVEZAS” Y “GASEOSAS”, TIENEN UNA RELACIÓN DE CONEXIDAD COMPETITIVA CERCANA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La S. decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad CCM, IP S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Es nula la Resolución núm. 48665 de 28 de septiembre de 2009 "Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio[1].
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se confirme la Resolución núm. 21352 de 30 de abril de 2009, emanada de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, en el sentido de cancelar parcialmente el registro de la marca “SODA SOL” (mixta), excluyendo de su cobertura el producto “cervezas”, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina[2].
3ª. Que como consecuencia de ello, se disponga que la cobertura del certificado de registro núm. 291596, correspondiente a la marca “SODA SOL” (mixta), sea limitada única y exclusivamente para distinguir “[…] aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”, productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 11 de agosto de 2008 presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “SODA SOL”, que distingue productos comprendidos en la Clase 32[3] de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas[4], cuyo titular es la señora L.D.M.C..
2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la señora L.D.M.C. argumentó que es titular de las marcas mixtas “KOLA SOL”, “LIMONADA SOL”, “SODA SOL” y “KOLA LIGTH”, las cuales han sido comercializadas durante los tres años anteriores a la formulación de cancelación por no uso de la marca “SODA SOL”.
3º: Que mediante la Resolución núm. 21352 de 30 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos[5] de la SIC, decidió cancelar parcialmente el registro de la marca “SODA SOL”, en el sentido de excluir de su cobertura el producto “cerveza”.
4º: Que contra la citada resolución la señora L.D.M.C. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria a través de la Resolución núm. 29810 de 18 de junio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC. El segundo, mediante Resolución núm. 48665 de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, denegó la cancelación por no uso del registro correspondiente a la marca “SODA SOL”.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó el artículo 165, inciso 3, de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Señaló que el examen que se debe realizar para determinar si es procedente la cancelación del registro de una marca, es el de “identidad similitud entre productos y servicios” y, no como erradamente lo hizo la entidad demandada al aplicar criterios de confundibilidad, lo que condujo a que se estableciera una inexistente relación entre los productos excluidos de la cobertura de la marca “SODA SOL” y los que fueron mantenidos bajo su amparo.
Adujo que son absolutamente diferentes los parámetros aplicables en cuanto al objeto y finalidad, para realizar el estudio del registro de una marca y el de cancelación por no uso.
Indicó que el criterio normativo que se debe aplicar para establecer la procedencia o no de la cancelación por no uso del registro de una marca, debe ser de “identidad o similitud específica” y únicamente entre productos o servicios análogos, y no como equivocadamente se efectuó, estableciendo una supuesta relación de conexidad de los...
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