SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00564-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 16-12-2020
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00564-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 16 Diciembre 2020 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230 |
| Fecha de la decisión | 16 Diciembre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO - Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SANTALUCÍA y las marcas mixtas SANTA LUCÍA previamente registradas / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto SANTALUCÍA en la clase 36 porque a pesar de existir identidad con las marcas mixtas SANTA LUCÍA previamente registradas en las clases 42 y 44, no se presenta conexidad competitiva entre los respectivos productos y servicios / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[C]orresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, procedía el registro de la marca “SANTALUCÍA”, para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. [...]. [R]especto a la similitud ortográfica entre las marcas “SANTALUCÍA” y “SANTA LUCÍA”, la Sala advierte que son idénticas, debido a que se conforman por exactamente las mismas letras, e igual número de sílabas y todas en igual posición, así como la misma tilde; y que la única diferencia es que mientras la marca cuestionada se compone de una sola palabra, las marcas previamente registradas están conformadas por dos. “[…] Sin embargo, teniendo en cuenta la fuerte identidad ortográfica entre ambos, esta diferencia no diluye las semejanzas antes señaladas […]”.[…] Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que dada la identidad ortográfica que existe entre las marcas cotejadas, ella se traslada a su pronunciación. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas se encuentran conformadas por las mismas palabras, esto es, por “SANTA”, la cual significa “[…] perfecto y libre de toda culpa. En el mundo cristiano, dicho de una persona. Declarada santa por la Iglesia, que manda que se le dé culto universalmente. Dicho de una persona. De especial virtud o ejemplo. Dicho de una cosa. Que es venerable por algún motivo de religión […]”, y por “LUCÍA”, que es un nombre propio, que no tiene significado concreto en el idioma castellano. Por lo tanto, se presenta identidad ideológica. Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que la Corporación en reiterada jurisprudencia ha sostenido que para que exista confusión entre dos signos se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza ortográfica, y fonética y conceptual, ya analizada; y el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. Por lo tanto, es fundamental que concurran estos dos elementos para que pueda predicarse la confusión. De ahí que dentro del análisis debe establecerse si existe o no conexión competitiva y analizar los servicios que las marcas en disputa protegen. […] En el caso sub lite, la marca cuestionada “SANTALUCÍA” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] seguros […]”.Por su parte, las marcas de la actora “SANTA LUCÍA” amparan los servicios de las siguientes clases de la Clasificación Internacional de Niza:. Clase 42: “[…] restauración (alimentación); alojamiento temporal, cuidados médicos, de higiene y belleza, servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores […]”. Clase 44: “[…] servicios médicos referentes a la salud visual u ocular y servicios de consulta y quirúrgicos relacionados con dicho ramo; servicios médicos en general prestados por clínicas, hospitales e instituciones similares […]”. Al aplicar las reglas de conexidad competitiva, al caso sub examine, la Sala estima que entre las citadas clases no existe dicha conexión, toda vez que además de que los servicios amparados no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza, se dirigen a destinatarios diferentes, tienen finalidades disímiles y no comparten los mismos canales de comercialización, ni los mismos medios de publicidad, ni son sustituibles ni complementarios entre sí. En efecto, la Sala considera que los servicios de la Clase 36 de la Internacional de Niza, amparados por la marca cuestionada y los servicios de las clases 42 y 44 de la citada Clasificación, que distinguen las marcas previamente registradas de la actora, van dirigidos a consumidores especializados y diferentes, habida cuenta que los servicios que ofrece la marca solicitada van dirigidos específicamente al sector de seguros, mientras que los servicios que amparan las marcas de la demandante están orientados a diferentes grupos de consumidores, esto es, van dirigidos a un consumidor interesado en servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal, servicios médicos, de higiene y belleza, servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores. […[ Por consiguiente, se considera que aunque existe identidad ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas enfrentadas, no existe conexidad competitiva entre los servicios que dichos signos identifican, lo que pone de manifiesto que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor, motivo por el cual la marca mixta “SANTALUCÍA”, no está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, habida cuenta que no se cumplen los dos supuestos previstos en la norma.
COTEJO MARCARIO / REGISTRO MARCARIO - Procede frente al signo mixto SANTALUCÍA en la clase 36 / NOTORIEDAD DE LA MARCA - Es irrelevante su estudio cuando está determinado que la marca en controversia no genera riesgo de confusión o asociación con las marcas mixtas SANTA LUCÍA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E]n lo concerniente a que las marcas de la actora son notoriamente conocidas y las pruebas que se allegaron para demostrarlo, la Sala estima que ello es irrelevante, porque el análisis efectuado anteriormente permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento injusto de su prestigio, o dilución de su capacidad distintiva, como tampoco que la marca solicitada “SANTALUCÍA” pudiese causarle perjuicio, comoquiera que para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136, literal h), de la Decisión 486, lo cual no se presenta en esta oportunidad, debido a que las marcas cotejadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 230
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00564-00
Actor: ÓPTICA SANTA LUCÍA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia. ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
TESIS: ENTRE LOS SERVICIOS QUE AMPARA LA MARCA CUESTIONADA, “SANTALUCÍA”, Y LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS POR LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS DE LA ACTORA, “SANTA LUCÍA” NO EXISTE RELACIÓN O CONEXIÓN COMPETITIVA, QUE PUEDAN GENERAR RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad OPTICA SANTA LUCÍA S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, que se interpreta como de nulidad relativa, conforme con el artículo 172 de la Decisión 486...
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