SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00003-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 03-12-2020
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00003-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Fecha | 03 Diciembre 2020 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Normativa aplicada | CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 138 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 |
| Fecha de la decisión | 03 Diciembre 2020 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo nominativo PORCELANITE / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Distintividad / CARACTERÍSTICA DE DISTINTIVIDAD / SIGNO GENÉRICO – concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / MARCA EVOCATIVA – Concepto / MARCA EVOCATIVA – Lo es PORCELANITE / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo PORCELANITE en la clase 19 al poseer la suficiente distintividad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[L]a SIC, mediante la Resolución núm. 73116 de 2010, denegó a la actora el registro de la marca nominativa solicitada, “PORCELANITE”, […] por estimar que estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, por cuanto indicaba las propiedades de los productos a identificar. […] [P]ara fijar la genericidad de los signos, el Tribunal y esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que pretender distinguir la marca “PORCELANITE” son de la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente, materiales para la construcción no metálicos, entonces la respuesta obvia no hace referencia alguna a tales productos, pues no existe en dicha Clase algún elemento cuya denominación genérica sea “PORCELANITE”. Dicha marca tampoco es descriptiva, pues para juzgar si un signo es descriptivo o no, el Tribunal y esta Corporación han señalado que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo. Si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. En el caso bajo examen, al realizar la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no describe o informa de manera directa acerca de una cualidad o descripción o característica esencial y primordial de los productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, que pretende distinguir dicha marca. En ese orden de ideas, la Sala considera que la expresión en mención puede ser catalogada como evocativa, porque se refiere indirectamente a las características o cualidades de los productos de la referida Clase, en la medida en que la partícula “PORCELAN” despierta o suscita la idea de “PORCELANA” en quien la lee. Además, al estar la mencionada partícula, “PROCELAN”, unida al vocablo “ITE”, la idea de “PORCELANA” no sería precisa o unívoca en algún sentido, sino que es el resultado de un esfuerzo mental del lector en el campo de su imaginación, es decir, el consumidor debe realizar un proceso deductivo entre la marca y el producto que distingue. […] [L]a marca “PORCELANITE” (nominativa) resulta suficientemente distintiva, pues se trata de una marca evocativa, debido a que transmite indirectamente a la mente del consumidor las cualidades o características del producto que se pretende proteger. Así las cosas, la palabra “PORCELANITE” sí resulta registrable como marca, habida cuenta que posee la suficiente distintividad, no sólo desde el punto de vista intrínseco, en cuanto tiene la capacidad de distinguir los productos que ampara de los de la competencia, sino también desde la perspectiva extrínseca, esto es, que puede diferenciarse de otras marcas en el mercado. Y al ser distintiva el referido signo, cumple con la función de indicar el origen empresarial, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor. Por lo precedente, para la Sala no se configuró la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, señalada por la SIC en los actos acusados.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTRO MARCARIO – Puede registrarse un signo si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica / DISTINTIVIDAD – Concepto
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de distintividad es definido como la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. […] [L]a distintividad es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial e, incluso la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor.
DECISIÓN DE EXCEPCIONES – De la denominada inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones / INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES – Si el acto fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen / PROPOSICIÓN JURÍDICA COMPLETA – La conforman el acto inicial y los que deciden los recursos / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – No probada / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[El] tercero con interés directo en las resultas del proceso […] propuso la excepción de “inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones”, por cuanto la actora acumuló en una sola pretensión la solicitud de declaratoria de nulidad de todas las resoluciones que le fueron desfavorable a sus intereses, cuando ha debido hacerlo en pretensiones independientes, en atención a lo dispuesto en el artículo 138 del CCA. Al respecto, la Sala considera que tal argumento no es de recibo, por cuanto como bien lo indica la referida disposición “[…] Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen […]”, lo cual fue lo que, precisamente, hizo la actora en el numeral primero del acápite de pretensiones de la demanda, al solicitar la declaratoria de nulidad de manera conjunta de los actos administrativos expedidos por la SIC, esto es, el que denegó el registro marcario solicitado y los que posteriormente resolvieron la vía gubernativa de manera confirmatoria. Lo anterior, significa que si bien es cierto que la actora solicitó la declaratoria de nulidad de los actos acusados en una sola pretensión, también lo es que los individualizó de manera clara y precisa, cumpliendo así con el requisito establecido en el artículo 138 del CCA, que dispone: “[…] Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión […]”. Además, en este caso no era necesario separar las pretensiones, dado que los actos acusados no se excluyen entre sí, ni se pretenden de estas declaraciones y/o condenas diferentes […]. En consecuencia, debe declararse no probada la excepción de ineptitud de la demanda, pues como quedó visto lo que se pretende en la presente acción es la nulidad de toda la actuación surtida por la SIC que llevó a denegar la concesión del signo solicitado por la actora, lo cual se indicó en una misma pretensión, y a título de restablecimiento del derecho, como bien se indica en otro numeral, se conceda su registro.
NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado Secciones Primera y cuarta, de 8 de mayo de 2008, Radicación 11001-03-24-000-2001-00175-01, C.M.A.V.M.; 20 de mayo de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2003-00456-01, C.M.A.V.M.; 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2005-00378-00, C.M.A.V.M.; 16 de septiembre de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00264-01, C.R.E.O. de L.P.; 29 de octubre de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2008-00140-00, C.H.S.S. (E); y 27 de octubre de 2011, Radicación 76001-23-31-000-2001-05579-01, C.H.F.B.B..
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 138 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00003-00
Actor: GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C..V.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TESIS: EL SIGNO CUESTIONADO “PORCELANITE” SÍ RESULTA REGISTRABLE, HABIDA CUENTA QUE POSEE LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, NO SÓLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INTRÍNSECO, SINO TAMBIÉN DESDE LA PERSPECTIVA EXTRÍNSECA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 73116 de 27 de diciembre de 2010 y 21419 de 27 de abril de 2011, proferidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y la 40796 de 28 de junio de 2011, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las...
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