SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00028-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 15-07-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 151 |
| Fecha | 15 Julio 2021 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00028-00 |
| Fecha de la decisión | 15 Julio 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM y las marcas mixtas CAFAM, SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO y FARMARCIA COLSUBSIDIO previamente registradas en la clase 35 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es EPS en la clase 44 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No pueden ser apropiadas por un solo titular marcario EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del cotejo marcario / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM en la clase 44 por existir similitud y riesgo de confusión directa con las marcas mixtas CAFAM, SUPERFARMARCIA COLSUBSIDIO y FARMARCIA COLSUBSIDIO / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado “COLSUBSIDIO FAMISANAR CAFAM” y las marcas previamente registradas, “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente las expresiones “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, contenidas en las marcas previamente registradas, en las cuales se encuentra toda su fuerza distintiva; además que la adición de la palabra “FAMISANAR” no contribuye a diferenciarla de las marcas previamente registradas, comoquiera que el signo solicitado reproduce por completo a las marcas opositoras. Adicionalmente el signo mixto solicitado, COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM, es un signo compuesto que contiene en la primera palabra once letras, cinco vocales y cuatro sílabas; en la segunda nueve letras, cuatro vocales y cuatro sílabas; en la tercera tres letras y una vocal; y en la cuarta cinco letras, dos vocales y dos sílabas. Por su parte, las marcas previamente registradas, COLSUBSIDIO, son marcas simples que contienen once letras, cinco vocales y cuatro sílabas; y CAFAM es una marca simple compuesta por cinco letras, dos vocales y dos sílabas. De lo anterior se observa que el signo solicitado posee dentro de su estructura gramatical dos marcas previamente registradas de titulares distintos, esto es, “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que entre el signo cuestionado “COLSUBSIDIO FAMISANAR CAFAM” y las marcas previamente registradas, “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, tienen un sonido o pronunciación similar, por cuanto tal signo coincide en las expresiones “COLSUBSIDIO” y “CAFAM”, máxime si se tiene en cuenta que el citado signo tiene su acento prosódico en cada una de las palabras que lo componen y, se reitera, está conformado además de la palabra “FAMISANAR”, con las dos marcas previamente registradas. […] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas “COLSUBSIDIO”, “CAFAM” y “COLSUBSIDIO FAMISANAR CAFAM” son de fantasía, toda vez que no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al contener elementos de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. […] Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético entre los signos enfrentados, la Sala estima que se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […] En el caso sub lite, el signo cuestionado “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM” fue solicitado para amparar los siguientes servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] medicina general y especializada, laboratorio, centros médicos, hospitales, clínicas, empresas promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud, cuidado de salud, centros de estética, asistencia médica, clínica, farmacéutica, servicios médicos y de farmacia en general, consulta y expedición de recetas, cuidado de la higiene y belleza para humanos […]”.Las marcas previamente registradas, “COLSUBSIDIO”, distinguen los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. […]”. Igualmente, el registro marcario “CAFAM”, ampara los siguientes servicios de la citada Clase 35: “[…] publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. […]”. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios que reivindica el signo cuestionado en la Clase 44, aunque que no pertenecen a una misma clase del nomenclátor, son complementarios y se encuentran relacionados, toda vez que dentro de estos últimos juega papel importante los servicios de publicidad y de gestión de negocios comerciales, que de alguna manera se vislumbran en cada una de las actividades que se desarrollan en la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza; poseen el mismo género (prestación de servicios de atención al público); y sus consumidores podrían asumir que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000– ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00028-00
Actor: E.P.S. FAMISANAR LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TESIS: ENTRE EL SIGNO MIXTO SOLICITADO “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, Y LAS MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, “COLSUBSIDIO” Y “CAFAM”, EXISTEN SEMEJANZAS ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA, RESPECTIVAMENTE, EN LAS CLASES 44 Y 35 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad E.P.S. FAMISANAR LTDA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 1481 de 30 de enero de 2007, "Por la cual se niega una solicitud de registro de marca"; 8132 de 27 de marzo de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos[1] de la Superintendencia de Industria y Comercio[2]; y 23868 de 31 de julio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “COLSUBSIDIO FAMISANAR EPS CAFAM”, para distinguir servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 13 de julio de 2006 presentó solicitud de registro como marca del signo...
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