SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00226-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-11-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 11 Noviembre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2009-00226-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / CONFUSIÓN DIRECTA / CONFUSIÓN INDIRECTA / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo GELATINA TWIST COLANTA en la clase 29 por tener similitud y conexión competitiva con las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas
[A]l existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de productores relacionados económicamente. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / EXPRESIÓN GENÉRICA - Lo es GELATINA y se excluye del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / CONEXIÓN COMPETITIVA – Se presenta entre las marcas GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST
En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “TWIST COLANTA”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] gelatina de uso alimenticio […]”. Las marcas previamente registradas, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, distinguen los siguientes productos de la Clase 32 de la citada Clasificación: “[…] bebidas y zumos de frutas; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 29 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 32 de la citada Clasificación, aunque que pertenecen a distintas clases del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto su objeto es la alimentar a los seres humanos; pertenecen al mismo género, esto es, productos alimenticios; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados y tiendas de barrio; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos. Adicionalmente, la Sala observa que las gelatinas para uso alimenticio, que pretende distinguir el signo solicitado, pueden ser sustitutos razonables con las bebidas y refrescos que amparan las marcas previamente registradas, pues ante la ausencia del primero el consumidor los reemplazaría con cualquier tipo de bebida o refresco que cumpla las mismas funciones de gelatina. […] Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor y llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / EXPRESIÓN GENÉRICA - Lo es GELATINA y se excluye del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA – Se presenta entre las marcas GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST
[R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”. De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “TWIST” del signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica “TWIST” cuenta con un mayor tamaño frente a la segunda palabra “COLANTA” que se encuentra escrita en letras de menor tamaño. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST”. […] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “TWIST”, contenida en los signos enfrentados, proviene del idioma inglés, que traduce torcer, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que deben considerarse como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en la palabra “TWIST”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero.
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