SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00083-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 28-10-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 28 Octubre 2021 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00083-00 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FOMIX y las marcas mixtas FOMI previamente registradas / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA Y DE USO GENERALIZADO – Lo es FOMI en la clase 16 y por ello se debe mantener su uso libre / SIGNO O EXPRESIÓN COMÚN O USUAL / MARCA DÉBIL – Lo es FOMI / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es FOMIX / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto FOMIX para identificar productos y servicios de la Clase 16 por ser distintiva y no tener similitud con la marca FOMI
[R]especto a la similitud ortográfica, es preciso indicar que los signos en conflicto cuentan con diferente extensión, así como distinta secuencia consonántica, pues “FOMIX” está compuesta por cinco (5) letras (F-O-M-I-X), dos (2) sílabas (FO-MIX), tres (3) consonantes (F-M-X) y dos (2) vocales (O-I); mientras que “FOMI” se conforma por cuatro (4) letras (F-O-M-I) dos (2) sílabas (FO-MI), dos (2) consonantes (F-M) y dos (2) vocales (O-I). Además, la marca solicitada al estar acompañada de otra letra en su terminación, esto es, la “X”, genera un signo completamente distintivo, que puede ser registrable, lo que permite concluir que no hay similitud ortográfica. Cabe precisar, sobre el particular, que la referida letra “X”, del signo cuestionado, le imprime la fuerza distintiva necesaria y contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “FOMIX”. En otras palabras, la letra “X”, refuerza las diferencias entre los signos en disputa, dotando a la marca cuestionada de mayor distintividad, otorgándole “[…] la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]”, lo que incide en que no se genere riesgo de confusión o asociación. Además, si bien es cierto que las marcas enfrentadas comparten la partícula de uso generalizado, “FOMI”, la cual, como ya se dijo, puede ser utilizada por cualquier persona para formar sus marcas, también lo es que este vocablo en el signo cuestionado se encuentra combinado con una letra diferente, esto es, la “X”. Referente a la similitud fonética, la Sala señala que su pronunciación es diferente, debido a que la letra “X” al estar al final del signo cuestionado le imprime una sonoridad distinta al conjunto resultante, dado que representa un fonema oclusivo velar sordo; mientras que la “I” en la terminación de la marca previamente registrada, “FOMI”, incorpora un fonema vocálico cerrado anterior. Es de resaltar que el fonema oclusivo velar sordo representado por la letra “X” al final de la marca cuestionada, “FOMIX”, tiene como característica principal la iniciación egresiva pulmónica, que significa que es articulada empujando el aire de los pulmones y a través del tracto vocal, en vez del glotis o la boca; mientras que el fonema vocálico cerrado anterior, constituido por la letra “I” en la terminación de la marca previamente registrada, “FOMI”, se particulariza por producir desplazamientos de la lengua dejando mayor o menor espacio de abertura. Cabe señalar que al terminar la marca previamente registrada en una vocal, como lo es la letra “I”, muestra un alófono en distribución complementaria manteniendo su forma prototípica cerrada, haciendo que se produzca una pausa entre su pronunciación y la consonante nasal que le antecede, como lo es en este caso la letra “M” que representa un fonema consonántico nasal bilabial. […] De conformidad con lo anterior, las marcas confrontadas son “FOMIX” que contiene la raíz “FO” y la terminación “MIX”. Respecto a la sílaba tónica, y teniendo en cuenta que ambas marcas son de aquellas denominadas de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, tiende a marcarse en la primera sílaba “FO”. Respecto de ”FOMI”, contiene la raíz “FO” y la terminación “MI”, su silaba tónica tiende a ubicarse en su primera sílaba “FO” y el acento prosódico de las dos en la primera vocal “O”; en ese sentido, si bien la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente y ocupa la misma posición, cabe advertir que, en lo relacionado con la tonalidad de las marcas, existen diferencias, puesto que la pronunciación de la silaba tónica varía en la última consonante y vocal (X – I) lo que las hace fonéticamente diferentes. […] Al respecto, la Sala considera que el hecho de que las marcas cotejadas utilicen terminaciones diferentes (“I” – “X”) hace que el impacto visual y fonético sea distinto, por cuanto al acudir al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos y culminaciones distintas le aportan una fuerza distintiva especial a las marcas, para que sean registrables, sin que se lleve al consumidor a pensar que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo de confusión o asociación. En cuanto a la similitud ideológica, la Sala reitera que la expresión “FOMI”, que compone la marca previamente registrada, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa “[…] Producto industrial de látex o sintético, esponjoso y blando. […]”. Por su parte, se estima que la marca cuestionada “FOMIX” es de fantasía, dado que no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano. Por lo anterior, desde el punto de vista ideológico o conceptual, al ser la expresión cuestionada de fantasía, la Sala considera que los signos enfrentados no se pueden cotejar desde este aspecto. Ahora, la Sala también al analizar integralmente y desde una visión de conjunto observa que el elemento gráfico aunado al elemento denominativo, que conforman cada uno de los conjuntos marcarios, le confieren el suficiente grado de distintividad a las marcas “FOMI” y “FOMIX”, lo que le permite al consumidor identificar y distinguir los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y asociarlos con un origen empresarial particular, como se pasa a explicar a continuación.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00083-00
Actor: ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
TESIS: NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA NI FONÉTICA QUE LLEVE A CONSIDERAR QUE SE CONFIGURA RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN ENTRE LAS MARCAS “FOMI” Y “FOMIX”, TENIENDO EN CUENTA QUE LA EXPRESIÓN “FOMI” ES DE USO GENERALIZADO Y DÉBIL; Y QUE LAS EXPRESIONES COTEJADAS EMPLEAN TERMINACIONES DISTINTAS QUE LES APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el señor ABRAHAM ROITMAN FISCHMAN, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 36445 de 31 de octubre de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio3, y 43768 de 31 de agosto de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. El actor en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes:
1º: Que el 8 de agosto de 2005, la sociedad UMARLA S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo mixto “FOMIX”, para identificar productos comprendidos en la Clase 164 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas5.
2°: Que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial presentó oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con las marcas mixtas “FOMI”, previamente registradas en las clases 16, 17, 28 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular.
3°: Que mediante Resolución núm. núm. 027486 de 30 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC declaró fundada su oposición y, en consecuencia, denegó el registro del signo “FOMIX”, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que contra la citada resolución la sociedad UMARLA S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos fue resuelto a través de la Resolución núm. 36445 de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro del signo “FOMIX” para identificar productos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de tal sociedad. El segundo, mediante la Resolución núm. 43768 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó la decisión anterior.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación.
Señaló que la normatividad andina ha definido de manera general el significado de marca y los requisitos esenciales que debe cumplir para ser registrable, entre los cuales se encuentran: i) la susceptibilidad de representación gráfica; ii) la distintividad y; iii) la perceptibilidad.
Sostuvo que tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria han definido la distintividad como la función primordial de un signo, que permite diferenciar productos y/o servicios, con el fin de que el consumidor las individualice e identifique para elegir de manera adecuada los artículos que desea adquirir.
Añadió que para que un signo...
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