Sentencia nº 11001-03-24-000-2005-00320-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Septiembre de 2010
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2005-00320-01 |
| Fecha | 30 Septiembre 2010 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00320-01
Actor: PROTEX S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad PROTEX S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Resolución No. 24000 de 27 de septiembre de 2004, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición formulada por la Sociedad INDUSTRIAS FROTEX S.A y negó el registro de la marca PROTEX para amparar productos comprendidos en la clase 21 Internacional de Niza.
Igualmente solicita la nulidad de las Resoluciones números 0021992 de 7 de febrero de 2005 y 11944 de 25 de mayo de 2005, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la decisión inicial, en el sentido de confirmarla.
A título de restablecimiento del derecho, la actora solicita se declare infundada la oposición presentada por INDUSTRIAS FROTEX S.A. y, en su lugar, se conceda el registro de la marca PROTEX y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.1.- Los hechos
Asevera que el 23 de diciembre de 2003, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca PROTEX para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean metales preciosos); peines; esponjillas; cepillos (con excepción del vidrio de construcción); cristalería; porcelana y loza no comprendidas en otras clases; especialmente para distinguir esponjillas”, productos comprendidos en la clase 21 internacional de Niza.
Agrega que el 7 de diciembre de 2004 presentó ante la autoridad demandada el Formulario Único de Correcciones y Modificaciones, en aras de restringir su solicitud de registro a los siguientes productos: “UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS); ESPONJAS; CEPILLOS; VIRUTA DE HIERRO; ESPONJILLA Y PAÑOS”.
Informó que la Sociedad INDUSTRIAS FROTEX S.A., presentó oportunamente oposición al registro de la marca PROTEX, por considerar que existe riesgo de confusión entre ésta y las marcas mixtas FROTEX que distinguen productos de la clase 3 internacional, las cuales fueron previamente registradas bajo los números 240923 vigente hasta el 18 de septiembre de 2011; 269524 vigente hasta el 13 de diciembre 2012; 239409 vigente hasta el 23 de mayo de 2011 y 213379 vigente hasta el 14 de septiembre de 2008.
Indicó que durante el término de traslado de dicha oposición, se pronunció sin éxito comoquiera que la Superintendencia de Industria y Comercio la declaró fundada y procedió a negar el registro de la marca PROTEX, mediante Resolución N°24000 de 27 de septiembre de 2004.
Asevera que contra la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos, respectivamente, mediante Resoluciones 0021992 y 11944 de 2005, en el sentido de confirmar la decisión inicial.
Dice que por medio de los recursos interpuestos contra los actos acusados, pretendió desvirtuar el riesgo de confusión que, a juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, se presenta entre los signos enfrentados PROTEX y FROTEX, para lo cual afirmó que las similitudes existentes entre éstos no tienen la capacidad de confundir al consumidor medio.
Agrega que la entidad demandada no tuvo en cuenta las modificaciones hechas a la solicitud inicial de registro, consistentes en reducir el número de productos que pretende amparar, los cuales, dice, gozan de independencia frente a aquellos que protegen las marcas previamente registradas.
Transcribe apartes del escrito que contiene los recursos de reposición y apelación, contra la Resolución N°24000 de 2004, para destacar los siguientes argumentos:
• No basta la existencia de una semejanza formal entre los signos enfrentados para dar aplicación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, sino que es necesario, además, que tal similitud genere “riesgo de confusión”.
• No le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando asevera que los productos de la CLASE 3ª, amparados por la marca opositora, están relacionados con el signo que se pretende registrar, por el hecho de estar dentro del género de aquellos que sirven para brillar, pulir y desengrasar, “pues no siempre esta clase de bienes son producidos y comercializados en idénticos establecimientos mercantiles, sino que al contrario gozan de independencia y autonomía”.
• En el mercado han coexistido pacíficamente, marcas como PROTEX SUN CARE a nombre de Colgate Palmolive Company y PROTEX – ION PROTEX a nombre de PROTEX S.A.
Trae a colación apartes de los actos administrativos que resolvieron sus recursos de reposición y apelación, contra la decisión inicial, en los cuales la autoridad demandada se refirió a la similitud fonética y visual existente entre los signos distintivos PROTEX y FROTEX, objeto de cotejo y concluyó que éstas eran suficientes para inducir a error al público consumidor.
I.2.- Las pretensiones de la demanda
La demanda instaurada busca la nulidad de la citada Resolución No. 24000 de 27 de septiembre de 2004, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición formulada por la Sociedad INDUSTRIAS FROTEX S.A y negó el registro de la marca PROTEX para amparar productos comprendidos en la clase 21 internacional de Niza, así como de las Resoluciones números 0021992 de 7 de febrero de 2005 y 11944 de 25 de mayo de 2005 que la confirmaron y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se declare infundada la oposición presentada por INDUSTRIAS FROTEX S.A. y, en su lugar, se conceda el registro de la marca PROTEX.
Solicita igualmente que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.3.- Normas violadas y Concepto de la violación
La parte actora invocó, como sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues a su juicio no existe riesgo de confusión entre el signo PROTEX, cuyo registro solicita para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 Internacional de Niza, y las marcas mixtas FROTEX previamente registradas que amparan productos previstos en la Clase 3ª.
Asegura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, literales f) y g) de la citada Decisión Comunitaria, los requisitos que debe cumplir una solicitud de registro son la indicación de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, así como la clase a la cual corresponden tales productos o servicios.
Agrega que la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 está supeditada al hecho de que exista identidad entre los productos y servicios que se pretenden individualizar con los signos en conflicto[1], en virtud del principio de especialidad según el cual “el derecho al uso exclusivo de una marca solo está referido a determinados productos o servicios, esto es, los comprendidos en el registro y no a todos los que existan o puedan existir.”
Manifiesta que los productos que pretende amparar con el signo PROTEX, cuyo registro solicita, tienen una naturaleza y género diferente de los...
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