Sentencia nº 11001-03-24-000-2004-00159-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 10 de Marzo de 2011
| Fecha | 10 Marzo 2011 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2004-00159-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil once (2011)
Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00159-01
Actor: FERRIS ENTERPRISES CORP.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., por conducto de apoderado, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 20465 de 25 de julio de 2003, 30518 de 29 de octubre de 2003 y 33140 de 27 de noviembre de 2003, expedidas por la demandada, mediante las cuales, en síntesis, se concedió el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”.
I. DEMANDA.-I.1- La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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La nulidad de la Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003, proferida por el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por FERRIS ENTERPRISES CORP. y se concedió el registro de la marca “FRUTIBOM” en la clase 30 de la clasificación internacional de NIZA, a favor de la sociedad INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. ALIRESA S.A.
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La nulidad de la Resolución núm. 30518 de 29 de octubre de 2003, mediante la cual el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003 y concedió el recurso de apelación.
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La nulidad de la Resolución núm. 33140 de 27 de noviembre de 2003, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la citada Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003.
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Como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas Resoluciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar de los libros de registro el Certificado de registro que se otorgó para la marca “FRUTIBOM” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza.
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Se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta de Propiedad Industrial.
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Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo que se profiera, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A.
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Se condene en costas a la demandada. (Folios 37 a 38 del expediente)I.2- Fundamentos de Hecho:
La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
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El 23 de julo de 2001, la sociedad INCAUCA ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. ALIRESA S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta “FRUTIBOM” para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro del expediente núm. 01-59330.
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La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 507 de 28 de agosto de 2001. La sociedad actora presentó oposición con fundamento en sus derechos anteriores sobre la marca “FRUTIPOP” registrada en la clase 29.
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Mediante Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió declarar infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “FRUTIBOM”, procediéndose a interponer los recursos de reposición y apelación en contra de la Resolución mencionada.
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Al resolver el recurso de reposición interpuesto por la actora, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución núm. 30518 de 29 de octubre de 2003 confirmó la Resolución núm. 20465 de 25 de julio de 2003.
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- A través de la Resolución núm. 33140 de 27 de noviembre de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en las anteriores Resoluciones. (Folios 39 a 44 del expediente)
I.3- Fundamentos de Derecho:
En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los artículos 136 literal a), 134 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, en síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:
En primer lugar, precisó que por falta de aplicación, se violó el artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que de conformidad con lo establecido tanto en la norma antes mencionada como en la doctrina y la jurisprudencia, en materia de propiedad industrial, dos signos confrontados pueden presentar entre sí, dos tipos de confusión: la “confundibilidad directa” y la “confusión indirecta”.
Manifestó que en el caso bajo estudio se presenta la “confundibilidad directa”, para la cual, es necesario que concurran dos requisitos, el primero, que entre los signos confrontados exista identidad o semejanza; y, el segundo, es que amparen productos o servicios idénticos o estrechamente relacionados, de tal forma que pueda generarse confusión en el consumidor. En este orden de ideas, a efectos de establecer su acaecimiento, es indispensable tener en cuenta los siguientes criterios:
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.- Efectuar un análisis conjunto de los signos y no en forma fraccionada, pues el consumidor encuentra en el mercado los productos con la marca en su integridad.
b) .-Estudiar la prelación de las semejanzas frente a las diferencias. Este criterio busca proteger los derechos de propiedad industrial adquiridos por terceras personas, de tal forma que se entiende que en muchos casos las semejanzas son producto de la imitación del competidor desleal y que por ello, en caso de presencia de semejanzas y diferencias, debe darse preponderancia a las primeras; y
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Analizar el punto de vista del consumidor medio presunto. Indica que el funcionario que realiza el cotejo marcario debe ponerse en el lugar del consumidor medio del tipo de productos o servicios amparados por las marcas en conflicto, pues es al consumidor medio al que se protege evitando la coexistencia de signos confundibles en el mercado.
Adujo que para establecer la “confundibilidad directa” entre las marcas “FRUTIBOM” y “FRUTIPOP”, es necesario aplicar los criterios antes mencionados, para acreditar las razones por las cuales la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos administrativos demandados, es errónea.
Expresó que en aplicación del primer criterio mencionado, para comparar las dos marcas en conflicto, era necesario que el funcionario estudiara si la impresión que en conjunto despertaban los signos “FRUTIBOM” y “FRUTIPOP”, podía llegar a confundir al público.
Señaló que no obstante lo anterior, en las Resoluciones cuya nulidad se busca con esta acción, se aprecia claramente que la comparación entre los signos se centra en el fraccionamiento de los mismos, a tal punto que se termina decidiendo con base en el cotejo directo entre dos letras, que aunque en forma independiente son consideradas distintas, analizadas dentro del conjunto marcario no son suficientes para evitar el riesgo de confusión en el mercado.
Manifestó que tal y como se indicó en los recursos, en la vía gubernativa, en ningún momento se estaba sosteniendo que los signos confrontados fueran idénticos. Simplemente se señaló que la semejanza en conjunto existente entre las marcas, a pesar de diferir en dos letras, era suficiente para confundir al público. En dicho sentido, el argumento esgrimido por la entidad demandada, según el cual, las marcas no son confundibles porque las letras “P-P” son diferentes de las letras “B-M”, constituye una clara contradicción al criterio que precisamente impide esta clase de fraccionamiento.
Afirmó que en cuanto al segundo criterio, al estudiar los actos administrativos demandados, también resulta evidente que el mismo no se aplicó, pues se le dio preponderancia a las escasas diferencias existentes sobre las múltiples semejanzas. De hecho, en aspectos como el fonético, la similitud entre los signos es muy significativa, situación que se agrava si se tiene en cuenta que los productos de la clase 29 y 30, por ser de consumo masivo, normalmente se solicitan en el mercado de forma verbal.
Agregó que en este caso en particular, encontramos que las marcas difieren en la letra final (P-M), diferencia que desde el punto de vista fonético resulta prácticamente imperceptible para el consumidor, dado que las consonantes al final de una palabra en nuestro idioma son débilmente pronunciadas.
Expresó que en lo relativo a las consonantes “P-B”, que también fueron esgrimidas como argumentos para determinar la registrabilidad del signo solicitado “FRUTIBOM”, encontramos que las mismas tienen una pronunciación prácticamente idéntica, lo cual sin duda no evitará que los consumidores y demás participantes del mercado incurran en confusión.
Anotó que en cuanto al tercer criterio, tampoco se tuvo en cuenta en ningún momento, la condición del consumidor medio de productos comprendidos en la clase 29 y 30 internacional.
Agregó que si se hubiese realizado la comparación de signos bajo esta perspectiva, la entidad demandada habría encontrado que para el consumidor medio de productos alimenticios, que incluye personas de todas las edades y con niveles culturales...
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