Sentencia nº 11001-03-24-000-2006-00085-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 23 de Febrero de 2012
| Fecha | 23 Febrero 2012 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
MARCAS FARMACEUTICAS - Cotejo marcario más riguroso / COTEJO MARCARIO - Entre las marcas mixtas ALIVRUB McK y VICK VAPORUB / MARCAS ALIVRUB McK Y VICK VAPORUB - Inexistencia de similitud ortográfica, fonética y conceptual / MARCAS ALIVRUB McK Y VICK VAPORUB - Al no tener significado pertenecen a la clase de signos denominados de fantasía
Teniendo en cuenta que en las marcas en conflicto prevalece el elemento denominativo, se debe proceder a cotejarlas con fundamento en las reglas recomendadas por la doctrina, en especial aquellas acerca de la existencia de identidad o similitud gráfica, fonética o ideológica, así como la conexión competitiva entre los signos en disputa. Respecto al aspecto ortográfico, se aprecian las siguientes observaciones: ALIVRUB McK: es una marca compuesta de dos palabras, la primera contiene siete letras, tres vocales, cuatro consonantes, tres sílabas, y la segunda, tres letras y tres consonantes. VICK VAPORUB: es una marca compuesta de dos palabras, la primera contiene cuatro letras, una vocal, tres consonantes y una sílaba, y la segunda, siete letras, tres vocales, cuatro consonantes y tres sílabas. De lo anterior se observa que varían en el número de letras, así como en las vocales, donde su orden es diferente, no hay coincidencia en las sílabas y solo existe identidad en la partícula “RUB”. En lo atinente a la fonética es preciso indicar que el signo cuestionado “ALIVRUB McK” tiene su acento prosódico en la sílaba “RUB”, mientras que en la marca “VICK VAPORUB”, se presenta en la primera palabra “VICK” y, en la segunda, en la sílaba “RUB”. Los prefijos, raíces y desinencias son diferentes y sólo existe identidad en la partícula RUB. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, cabe precisar que tampoco se encuentran semejanzas, ya que ninguna de las dos marcas tienen significado en nuestra lengua, razón por la cual, puede afirmarse que pertenecen a la clase de signos denominados de “fantasía”. Así las cosas, el resultado del estudio arroja que ambas marcas en sus estructuras ortográfica, fonética y conceptual no generan riesgo de confusión, dadas sus ostensibles diferencias (…). Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “ALIVRUB McK”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, no guarda semejanza alguna con la marca de la actora “VICK VAPORUB” que distingue también los productos de la misma clase, en cuanto a su escritura (comparación visual), su fonética y su ideología, a pesar de que la opositora contiene la partícula RUB, que a juicio de la Sala, no es suficiente para determinar que exista riesgo directo o indirecto.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 3447 DE 2004 (25 de febrero) - Superintendencia de Industria y Comercio (No anulada)
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 137 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 172 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 258 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 259
NOTA DE RELATORIA: Cita Interpretación Prejudicial 121-IP-2009 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
COTEJO MARCARIO - Entre las marcas ALIVRUB McK y VICK VAPORUB / PARTICULA RUB - Al ser de uso común en las marcas registradas en la Clase 5 Internacional se excluye del cotejo / ALIVRUB McK Y VICK VAPORUB - Inexistencia de similitud / SIGNOS ALIVRUB McK Y VICK VAPORUB - Su denominación prevalece sobre sus gráficos / COLOR - No es apropiable
Respecto a la palabra “RUB”, es necesario precisar que son muchas las marcas registradas que utilizan este vocablo en la clase 5ª Internacional (…). Aunado a lo anterior, el titular de la marca cuestionada en el interrogatorio de parte que obra a folios 335 a 341 del Anexo 2, al responder la pregunta 5 “Indique al despacho la razón por la cual el producto que Tecnoquímicas identificado con la marca nominativa AlivRub, contiene la expresión RUB, contenida en la marca VICKVAPORUB…CONTESTO: Hago la aclaración de que la petición de la demandante es que se declare nula la marca mixta AlivRub McK, mas un diseño y no a la expresión nominativa AlivRub, sin embargo puedo aclarar que la expresión RUB fue empleada por tratarse nuestro producto de un producto rubefaciente y la expresión RUB es un prefijo de dicha expresión rubefaciente, utilizada no solo por nosotros, sino por una multitud de marcas clasificadas en la clase 5ª de la Clasificación de Niza (…). De lo expuesto concluye esta Sala, que no queda la menor duda que la partícula RUB, de las marcas en cotejo, es de uso común por ser un prefijo utilizado en los productos farmacéuticos de esta naturaleza. De manera, que puede extraerse del estudio de las mismas, tal como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y de esta Corporación lo han sostenido en reiteradas oportunidades. De suerte, que si se tiene en cuenta el análisis ya efectuado, se acrecienta aún más las diferencias de los signos en disputa suprimiendo dicha partícula, veamos: ALIV McK - VICK VAPO ALIV McK - VICK VAPO ALIV McK - VICK VAPO ALIV McK - VICK VAPO ALIV McK - VICK VAPO De otra parte, se tiene que el elemento secundario, esto es el aspecto gráfico, que coloca la actora como copia de su marca tanto en sus colores como en su empaque y, por ende, reclama la existencia de competencia desleal (cuya autoridad para dirimirla es la Justicia Ordinaria); a juicio de esta Sala, no es suficiente para declarar la nulidad en relación con dicho elemento secundario. En primer lugar, porque nadie puede apropiarse de un color, el cual de por sí no tiene la misma textura ni ocupa el mismo espacio geométrico, tal como se aprecia en las etiquetas antes vistas. Y, en segundo término, se reitera, porque la denominación de ambos signos prevalece sobre sus gráficos.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 3447 DE 2004 (25 de febrero) - Superintendencia de Industria y Comercio (No anulada)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012)
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00085-00
Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 3447 de 25 de febrero de 2004, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concede el registro de la marca mixta “ALIVRUB McK” para distinguir productos “farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos; emplastos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la división de Signos Distintivos anular el registro y cancelar el certificado de registro núm. 279.858.I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
I.1.1. Manifiesta que el 25 de junio de 2003, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., solicitó el registro de la marca mixta “ALIV RUB McK”, para distinguir productos de la clase 5ª Internacional.
I.1.2. Expresa que el 30 de septiembre de 2003 el extracto de la solicitud de registro del signo mixto “ALIV RUB McK” más diseño, fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 532.
I.1.3. Mediante Resolución núm. 3447 de 25 de febrero de 2004, la División de Signos Distintivos concedió el registro del signo mixto “ALIV RUB McK”, la que no fue objeto de recurso alguno en la vía gubernativa.
I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:
Que se violaron los artículos 136 literales a), d) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I.2.1. Aduce que la Administración violó el artículo 136 literales a), d) y h) de la Decisión 486, por falta de aplicación, toda vez que concedió el registro de la marca “ALIV RUB McK” mas diseño que es similarmente confundible con el signo “VICK VAPORUB” mas diseño, previamente registrada.
Señala que la marca “ALIV RUB McK” no cumple con el principio de distintividad relativa o de diferenciación, respecto a la marca “VICK VAPORUB”, en la medida que no permite al público establecer una diferencia entre la originalmente registrada y la marca semejante a ésta, posteriormente solicitada.
Destaca que los signos en comparación comparten disposición de los colores azul y una figura superior de color verde, dentro de la que se enmarca el texto en letras blancas. Igualmente, presentan un similar tipo de letra y color en las denominaciones “VICK VAPORUB” y “ALIV RUB McK” que además comparten la misma desinencia “RUB”.
Considera que la concesión de registro de la marca “ALIV RUB McK” + diseño, origina un riesgo de confusión o de asociación, por ser aplicado en un producto idéntico, y de igual manera, a la forma como se usa el mismo identificado con la marca “VICK VAPORUB” + diseño registrada con anterioridad.
Anota que entre TECNOQUÍMICA S.A., actual distribuidora de la marca “ALIV RUB McK” + diseño, y los cedentes de los derechos sobre la marca “VICK VAPORUB” + diseño en Colombia, existió una relación contractual en la cual TECNOQUÍMICA S.A. fue licenciataria para la comercialización del producto “VICK VAPORUB” + diseño, durante varias décadas, lo que le permitió conocer el mercado y condiciones de comercialización del producto así como el esfuerzo comercial que ha implicado el posicionamiento de la marca y...
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