Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00218-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Diciembre de 2012
| Fecha | 13 Diciembre 2012 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO MARCARIO - Semejanzas entre las marcas desde el punto de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual
Así las cosas, es del caso acotar en el sublite, que el signo ROCKSTAR, reproduce el término ROCK, correspondiente a la marca previamente registrada por G.L.S.A.; y la partícula STAR, no lo dota de suficiente distintividad por ser de uso común para marcas de la clase 32. Ello aunado a que existe una similitud ideológica entre los signos al evocar conceptos relacionados entre sí, según se anotó, hace que sean confundibles en lo que respecta a su origen empresarial, más aun al ser estos productos comercializados en el mismo tipo de establecimientos. De ahí que sea evidente el risgo de confusión indirecta, por lo que para la Sala los signos confrontados no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, dada la afectación de los derechos de propiedad industrial a que se vería avocado el titular de la marca ROCK.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150
NOTA DE RELATORIA: Reiteración jurisprudencial sobre la identidad de los signos enfrentados, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2010, R.. 2003-00179-01, MP. R.E.O. de Lafont Pianeta - Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2008, R.. 2003-00232-01, MP. Marco A.V.M..
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 27557 DE 2005 (24 de octubre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil doce (2012)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00218-00
Actor: GASEOSAS L.S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La sociedad GASEOSAS LUX S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 27557 del 24 de octubre de 2005, por la cual se concedió el registro de la marca nominativa ROCKSTAR para distinguir productos de la Clase 32 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
I.1.1. El señor R.G.W., a través de apoderado, solicitó el día 23 de marzo de 2005 el registro de la marca ROCKSTAR (nominativa) para identificar bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas, dentro de los productos de la clase 32 internacional de Niza.
I.1.2. La solicitud de la marca ROCKSTAR fue radicada bajo el expediente número 05-026498 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 555 del 31 de agosto de 2005.
I.1.3. Mediante la Resolución No. 27557 del 24 de octubre de 2005 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió conceder el registro de la marca ROCKSTAR (nominativa) en la clase 32.
I.1.4. Esta Resolución no fue objeto de recursos, razón por la cual, el acto administrativo que concedió la marca ROCKSTAR (nominativa), para distinguir productos de la clase 32 Internacional de Niza quedó en firme y debidamente ejecutoriado.
I.1.5. Por su parte, G.L.S.A., solicitó el registro de la marca ROCK (nominativa) ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 8 de septiembre de 1978, el cual le fue concedido mediante Resolución No. 4138 del 28 de mayo de 1982, para distinguir los siguientes productos de la clase 32: “cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”.
I.1.6. La Superintendencia de Industria y Comercio efectuó la inscripción de la marca en los libros de propiedad industrial, asignándole el Certificado de Registro No. 99.211, y el mismo ha sido oportuna y sucesivamente renovado por Gaseosas Lux S.A, encontrándose vigente hasta el 28 de mayo de 2012.
I.2. Para sustentar los cargos de violación de las normas, la sociedad actora adujo en síntesis, lo siguiente:
Señala que los cargos de ilegalidad se formularán respecto de la normatividad contenida en la Decisión 486 de 2000, por ser la vigente para cuando se presentó la solicitud de la marca ROCKSTAR y para la fecha en que se concedió el registro del signo.
I.2.1. Violación directa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por falta de aplicación.
De dicha norma se desprende que no pueden registrarse como marcas, signos que sean idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, porque puede causar confusión o riesgo de confusión en el mercado.
La marca ROCK fue concedida desde el 28 de mayo de 1982 para distinguir “cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, mientras que la marca ROCKSTAR fue solicitada más de veinte años después, el 23 de marzo de 2005 y concedida el 24 de octubre de 2005 para distinguir también productos de la clase 32 tales como “bebidas para deportistas tales como bebidas energéticas”.
La Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca ROCKSTAR, desconoció la preexistencia de los derechos de la actora sobre la marca ROCK.
I.2.2. La concesión de la marca ROCK a favor de la Sociedad Gaseosas Lux S.A., le generó a su favor el derecho de exclusiva, consistente en que Gaseosas Lux S.A., es el único que puede utilizar la marca ROCK y registrar marcas derivadas de la misma para identificar los productos de la clase 32; y el derecho de exclusión que significa que el signo que sea primeramente solicitado o registrado adquiere la facultad para impedir el registro de signos confundiblemente similares con base en el principio “primero en el tiempo primero en el derecho”.
I.2.3. El actor sostiene que la marca ROCKSTAR es confundiblemente similar a la marca ROCK, para lo cual entra a efectuar el correspondiente cotejo marcario, comenzando por analizar la impresión de conjunto, y señala que es de considerar que tanto la expresión ROCKSTAR como la marca ROCK, son nominativas, por lo que para determinar si resultan confundibles deben seguirse los lineamientos de la jurisprudencia andina sobre el cotejo de denominaciones.
Afirma que existe confusión visual o gráfica y que esta radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma de los signos, demostrando que en conjunto, la percepción de la marca ROCKSTAR es altamente semejante a la percepción que se deriva del signo ROCK, lo cual hace incuestionable que esa percepción de los signos refleje similitud que genera riesgo de confusión.
En cuanto a la similitud ortográfica, encuentra que todas las letras que incluye la marca previamente registrada por G.L.S.A., están incluidas en el mismo orden en la marca otorgada en la Resolución No. 27557 del 24 de octubre de 2005. Al efecto, se hace la respectiva comparación: ROCK (marca previamente registrada) – ROCKSTAR (marca otorgada).
Es evidente que la coincidencia señalada es un factor que genera confundibilidad entre los signos, pues la marca ROCK está comprendida dentro de la marca ROCKSTAR y en ella solo se ha añadido habilidosamente la expresión “STAR” para tratar de otorgar distintividad a la marca solicitada. Ello sin embargo no se logra, pues es la expresión ROCK la que le da la esencia a la marca ROCKSTAR, teniendo en cuenta que la expresión STAR es accesoria dentro del conjunto.
También se presenta una similitud fonética que se aprecia al pronunciarlas sucesiva y alternativamente las marcas ROCK y ROCKSTAR, pues se escuchan iguales. Ambas marcas presentan identidad en los cuatro fonemas iniciales “ROCK”, que constituyen las sílabas tónicas de más fácil recordación para el público consumidor; igualmente, coinciden en su raíz que es ROCK.
Ahora, desde el punto de vista ideológico es evidente la asociación que el público hará de las expresiones ROCK y ROCKSTAR, por cuanto son palabras del idioma inglés cuyo significado es ampliamente conocido entre el público, de manera que a partir de la palabra ROCK, como el nombre de uno de los géneros musicales mundialmente conocidos, la expresión ROCKSTAR se deriva de forma evidente de ella, llevando una idea al consumidor: estrella de rock. Ambas marcan evocan la misma idea para identificar productos de la misma clase internacional.
Asimismo, al aplicar el parámetro relativo a que las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente, es evidente que los signos en conflicto arrojan un alto grado de confundibilidad pues la única diferencia que presentan (la expresión añadida STAR en el signo ROCKSTAR) es insuficiente para que un consumidor al encontrarlas en momentos diferentes y sucesivos pueda distinguirlas porque el signo ROCKSTAR reproduce en su integridad la...
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