Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00143-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 9 de Marzo de 2006
| Fecha | 09 Marzo 2006 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2003-00143-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: M.C.R. LASSO
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de 2006
Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00143-01
Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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Que se declare la nulidad de las resoluciones Nos. 15396 del 21 de mayo de 2002, 27904 del 29 de agosto de 2002 y 33167 del 18 de octubre de 2002, por medio de las cuales se le negó el registro de la marca OPEN UP, para distinguir los productos de la clase 35 internacional.
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Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho solicita se conceda el registro de la marca OPEN UP, para distinguir los productos de la clase 35, a nombre de la Société des Produits Nestlé S.A. y la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
FUNDAMENTOS DE HECHO
La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
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El 13 de mayo de 1999, la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Signos Distintivos- el registro de la marca OPEN UP para distinguir "Publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. Servicios de asesoría y negocios; publicidad; servicios de agencia para la importación de productos alimenticios y de utensilios de para la alimentación" de la clase 35 internacional, correspondiéndole el número de expediente 99029773 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 480 del 28 de junio de 1999.
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La sociedad OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA, OPENMARKET LTDA., presentó oposición al registro de la marca OPEN UP, en la clase 35, con base en la existencia de la marca OPEN registrada en las clases 39 y 42 a su nombre.
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La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió la solicitud de registro por medio de la Resolución 15396 del 21 de mayo de 2002, declaró infundada la oposición presentada, pero sin embargo, negó el registro de la marca OPEN UP en clase 35, con base en existencia del registro de la marca OPEN TV.
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La demandante, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó recursos de reposición y en subsidio apelación.
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La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, por medio de la Resolución 27904 del 24 de enero de 2002, en el sentido de confirmar lo decidido por la resolución antes mencionada.
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La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación por medio de la Resolución 33167 del 28 de octubre de 2002, confirmando la negativa del registro de la marca solicitada aduciendo, entre otras razones, que las expresiones "UP" y "TV" no otorgan características suficientes de distintividad a los signos. Esta resolución declaró agotada la vía gubernativa y fue notificada por edicto desfijado el 25 de noviembre de 2002.
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El titular de la marca OPEN TV, registrada en clase 35, Certificado No. 172.146, vigente hasta el 30 de diciembre de 2004, con base en la cual se negó el registro de OPEN UP, es la sociedad OPENTV, INC., domiciliada en Mountain View, California, Estados Unidos de América y no THOMSON CONSUMER ELECTRONICS como lo señala la demandada en los actos acusados.
Fundamentos de derecho:
En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:
Se violaron los artículos 134, inciso 1º, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 59, inciso 2º, del C.C.A. por cuanto el signo que se pretende registrar no se asemeja, de forma que pueda inducir al público a error, a la marca previamente registrada y en ambos signos se distinguen los servicios sin que el uso de las marca, pueda causar riesgo de confusión o asociación.
Respecto del primer supuesto, la expresión OPEN, común en las marcas en conflicto, es usada por múltiples competidores con signo registrado; no existen derechos exclusivos sobre esa expresión; en sí mismo no es distintivo sino que debe contener elementos que le confieran distintividad; si la marca OPEN TV ha coexistido con otras marcas de fábrica registradas que incluyen la palabra “OPEN” también podrá hacerlo con la solicitada “OPEN UP”; ya que no es procedente el fraccionamiento de la palabra, para señalar que la expresión “OPEN”es la que le otorga distintividad a la marca...
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