Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-00170-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Marzo de 2005
| Fecha | 17 Marzo 2005 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2002-00170-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: M.C.R. LASSO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil cinco (2005)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00170-01
Actor: J.P. MORGAN CHASE Y CO.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, presentada por la sociedad J.P. MORGAN CHASE Y CO , en ejercicio de la acción de nulidad de Propiedad Industrial consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contra la Resolución 43023 del 20 de diciembre del 2001 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH, para identificar servicios financieros en la clase 36 internacional a la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK , LTD .
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Las pretensiones de la demanda
La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del registro de la marca BSCH INFOCASH.
b.- Los hechos de la demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, los siguientes:
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El 13 de diciembre de 2000, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK, LTD. solicitó el registro de la marca BSCH INFOCASH para distinguir servicios de seguros; servicios de cambios de divisas; servicios de compensación; servicios propios de una sociedad cooperativa de crédito; servicios de inversión de compañías holding; servicios de brokerage en relación con acciones, bonos y títulos de propiedad; servicios de trustee; emisión de cheques de viaje, tarjeta de crédito y cartas de crédito; análisis financieros; servicios bancarios; servicios de inversión de capitales; gestión de deudas y agencias de crédito; servicios fiduciarios de leasing y de préstamo; servicios de valoración de dirección de propiedad inmobiliaria; servicios de depósito, servicios incluídos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza.
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La solicitud apareció publicada en la gaceta de la propiedad industrial N° 501 del 28 de febrero del 2001.
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Contra la anterior solicitud de registro, la cual fue tramitada en el expediente N° 94,619 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
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El 20 de diciembre de 2001, a través de la Resolución 43023, la Oficina de Marcas concedió el registro de la marca BSCH INFOCASH para identificar servicios en la clase 36 internacional.
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Normas violadas y Concepto de la violación
La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los siguientes artículos de la Decisión 486:
Considera que los artículos 135 y 136 fueron violados por la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH sin tener en cuenta la existencia previa de la marca INFOCASH MICROSTATION, registro número 125.329, para distinguir servicios sistematizados para manejo de dinero en la misma clase 36, a favor de P.J.M.C. Y CO.
I.VIOLACION DEL ART 136 DE LA DECISION 486
El artículo136 de la decisión 486 señala:
“artículo 136 : No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando :
a). Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios, o para servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación “
Según el actor, la Oficina de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder el registro de la marca BSCH INFOCASH violó el articulo 136 de la Decisión 486, debido a que no tuvo en cuenta la existencia previa de la marca INFOCASH MICROSTATION, cuyo registro es el número 125.329, para distinguir servicios sistematizados para manejo de dinero en la misma clase 36.
Lo anterior provoca confusión entre las personas que utilizan el servicio, ya que las marcas BSCH INFOCASH e INFOCASH MICROSTATION despiertan una impresión de conjunto muy similar, es decir, que la una y la otra resultan similarmente confundibles. Esto significa que cuando un consumidor se encuentre con un servicio financiero identificado con la marca BSCH INFOCASH, automáticamente le va a venir a la mente la marca previamente registrada (INFOCASH MICROSTATION) , expresión que es distintiva y que no consiste en una denominación genérica o de uso común en la clase 36.
La similitud entre las marcas trae como consecuencia un riesgo de confusión entre los usuarios del servicio, ya que pueden asociar erradamente el servicio BSCH INFOCASH con los servicios de INFOCASH MICROSTATION , y podrían creer que dicha marca es un nuevo servicio ofrecido por la empresa J.P. MORGAN CHASE Y CO. o que hace parte de una familia de marcas de esta sociedad.
El hecho de que no se hubiese presentado ningún tipo de oposición al registro de la marca BSCH INFOCASH, no eximía a la Oficina de Marcas de efectuar el examen de rigor establecido en la ley.ART 135 DE LA DECISION 486
“Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:
a). No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior …”.
Si se miran con detenimiento los artículos transcritos, la marca BSCH INFOCASH no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con la marca INFOCASH MICROSTATION, previamente registrada. Así, al existir confundibilidad entre las marcas INFOCASH MICROSTATION Y BSCH INFOCASH, esta última no seria apta para identificar los servicios para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario, creará confusión en el publico consumidor.
d.- Las razones de la defensa
La demanda fue notificada al representante legal...
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