Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-00227-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 20 de Octubre de 2005
| Fecha | 20 Octubre 2005 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2002-00227-01 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: M.C.R. LASSO
Bogotá, D.C., octubre (20) de octubre del dos mil cinco (2005)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00227-01
Actor: INTERNATIONAL MEDICAL GROUP, INC.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por INTERNATIONAL MEDICAL GROUP, INC. contra las Resoluciones núms. 11295 de 30 de marzo de 2001, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por la actora contra la solicitud de registro de la marca ING y, en consecuencia, concedió el registro de dicha marca a ING GROEP N.V. para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; 23772 de 26 de julio de 2001, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 41767 de 13 de diciembre de 2001, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 11295 de 30 de marzo de 2001, confirmándola.
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Las pretensiones de la demanda
La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se cancele la inscripción del registro de la marca ING para identificar los servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
b.- Los hechos de la demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes: 1º. El 12 de septiembre de 2000 ING GROEP N.V. solicitó el registro de la marca ING (nominativa) en la Clase 35, solicitud que fue radicada bajo el núm. 0068690 y cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 497 del 7 de noviembre de 2000.
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La actora presentó escrito de oposición al registro de la marca ING (nominativa), con fundamento en su marca IMG (mixta), solicitada previamente el 25 de agosto de 1997, y actualmente registrada para distinguir servicios de la Clase 36.
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Mediante las resoluciones acusadas se declaró infundada la oposición presentada por la actora y, en consecuencia, se concedió el registro de la marca ING.
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La Resolución que resolvió el recurso de apelación fue notificada por edicto desfijado el 4 de febrero de 2002, luego es oportuna la presentación de la demanda.c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.
La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 134, 135, literales a) y b) y 136, literal a), de la
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estructurando para el efecto lo siguientes cargos:
Primer cargo.- El registro de la marca ING a ING GROEP N.V. para identificar los servicios de la Clase 35 Internacional afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que otorga a la actora el registro de su marca IMG (mixta) para distinguir servicios de la Clase 36.
Lo anterior, por cuanto la finalidad de la irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 se encuentra directamente vinculada con la función principal de la marca, cual es identificar los productos o servicios de un comerciante, para diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza de otros empresarios.
Al dejar de lado esta previsión se suscita el riesgo para el consumidor de adquirir un producto o servicio por otro, es decir, de confundirse, de incurrir en error, factores que “vician el consentimiento de los consumidores en la selección de sus productos”.
Por esta razón, el titular de la marca cuenta con la denominada jurisprudencialmente “facultad de exclusión” o “ius prohibendi”, esto es, el derecho de oponerse al registro de las marcas solicitadas por terceros que resulten similares, al punto de generar riesgo de confusión, pues depermitirse la coexistencia en el mercado se vulneraría el derecho otorgado al titular de la marca previamente registrada.
La Administración no puede cohonestar que en el mercado los consumidores no tengan la posibilidad de diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios, pues ello haría nugatoria su facultad de escoger libre y adecuadamente los mismos.
En las Resoluciones acusadas se admitió y declaró que sí se encontraron semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas entre el signo ING (nominativo) y la marca IMG (mixta), previamente registrada. Sin embargo, se consideró someramente que cada signo estaba destinado a identificar servicios diferentes, por lo que no existiría riesgo de confusión para el consumidor si se permitía su coexistencia en el mercado.
Además, los actos acusados desconocieron que existe conexidad competitiva entre los signos en conflicto, lo cual imposibilita su coexistencia en el mercado.
Por ser la similitud ortográfica, visual y fonética entre los signos controvertidos un hecho establecido y evidente en el trámite administrativo, la actora está eximida de presentar argumentos sobre su confundibilidad, aunque es pertinente señalar que este aspecto fue objeto de pronunciamiento en las resoluciones mediante las cuales se negó el registro de la marca INGde ING GROEP N.V. para identificar servicios de la Clase 36, con fundamento en el registro de la marca IMG (mixta) para la misma Clase, de propiedad de la actora.
La entidad demandada desestimó el riesgo de que el público consumidor confunda los servicios conexos de las Clases 35 y 36, al ser identificados con marcas tan similares.
En las “Observaciones Generales” de la Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de marcas, expresamente se señala que “Las indicaciones de los productos o servicios que figuran en los títulos de las clases constituyen indicaciones generales relativas a los sectores a los que pertenecen en principio, estos productos o servicios”.
Por lo tanto, para establecer si existe similitud entre productos o servicios, independientemente de la clase del nomenclador a que correspondan, el criterio que debe aplicarse es el que utilizaría el consumidor mismo.
Así, para el público existiría similitud entre productos o servicios si éstos...
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