Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-0197-01(8020) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 20 de Agosto de 2004
| Fecha | 20 Agosto 2004 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2002-0197-01(8020) |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil cuatro (2004)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-0197-01(8020)
Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Laboratorios Bussié, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 21615 de 29 de junio de 2001, expedida por el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca BACGEN a nombre de la sociedad Comercializadora de Líneas Pharmaceuticas Ltda., para distinguir productos comprendidos en la clase 5a internacional; 31302 de 25 de septiembre de 2001 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución primeramente identificada, confirmándola; y 41427 de 10 de diciembre de 2001, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 21615 de 29 de junio de 2001, confirmándola.
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Las pretensiones de la demanda
La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se cancele el registro de la marca BACGEN de uso dermatológico, a saber, producto comprendido en la clase 5ª internacional.
b.- Los hechos de la demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:
La sociedad Comercializadora de Líneas Pharmaceuticas Ltda. “COLPHAR Ltda.” solicitó el 19 de septiembre de 2000 el registro de la marca BACGEN, para amparar productos de la clase 5ª internacional.
La solicitud se tramitó bajo el expediente No. 070.790, fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 497 de 7 de noviembre de 2000, a la cual la sociedad demandante interpuso observación en el término legal.
La División de Signos Distintivos, mediante Resolución 21615 de 29 de junio de 2001 resolvió las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca BACGEN para distinguir productos de la clase 5ª concretamente productos farmacéuticos de uso médico (dermatológico).
La demandante interpuso los recursos procedentes, siendo confirmada la concesión de la marca BACGEN, tanto en la reposición como en la apelación.
De acuerdo con las reglas de cotejo marcario acogidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal Andino de Justicia y el Consejo de Estado, la marca no debe ser fraccionada para su cotejo y para el caso en concreto en todos los actos demandados se fraccionó como si la marca no fuera pronunciada como una unidad.
La identidad entre las expresiones BACGEN y BATEN es evidente, pues la primera sílaba de las expresiones contiene las mismas letras BAC y BA y para el caso de la marca BACGEN la consonante C no distingue ni altera de forma significativa la expresión.
En la segunda sílaba GEN y TEN se destacada la diferencia entre dos consonantes, pero esto sería cierto si no existiera la sílaba inicial que al conjugar las dos sílabas, entre ellas la sílaba tónica, se destaca solo la vocal de la segunda sílaba, alrededor de la cual giran las últimas sílabas de cada palabra y se pierde la diferencias entre las consonantes T y G cuando se pronuncia la totalidad de cada una de las expresiones.
BAC– GEN
BA – TEN
c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.
La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Este artículo establece la irregistrabilidad de la marca cuando: a) “S. idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicita para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de la cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
El demandante desarrolla el concepto de la violación en el hecho de que la confundibilidad como causal de irregistrabilidad se refiere a “poder inducir al publico a error” abordando los siguientes conceptos:
Confundibilidad en la vocalización por regiones
Es de notorio conocimiento que en regiones como la Costa Atlántica, la Costa Pacífica y algunas otras que por el dejo y acento, son muchas las consonantes que se omiten, dando lugar a que las expresiones como las que se compran no tengan la más mínima diferencia, por el contrario sean absolutamente idénticas y al suceder esto la confusión y el error son indudables. BAHEN – BATEN – BACGEN- BACTEN- BAGTEN.
Velocidad en la pronunciación
Aun con la pronunciación correcta, la vocalización adecuada, pero a gran velocidad de pronunciación, las vocales y las consonantes de tono, son las que generan el impacto auditivo y al ser escuchadas por los terceros de manera distraída son fuente de un error inevitable. En este caso si se pronuncia cualquiera de las dos a gran velocidad es imposible determinar cual es cual.
Vocalización adecuada
Aún con la vocalización adecuada una persona a quien se le llegase a formular verbalmente uno de estos productos, al llegar a la farmacia con cualquiera de las dos expresiones, puede ser cuestionada por el farmacéuta sobre la escogencia de una de ellas y puede llegar a seleccionar la contraria a la realmente recomendada por el galeno, pudiendo pensar que cuando escuchó a la otra persona no la pronunció correctamente o bien ella misma no escuchó bien y esto es muy compresible pues las dos expresiones se componen de solo dos sílabas y además giran alrededor de las mismas vocales y 4 letras vocales y consonantes en la misma posición. Los pacientes y los formulados no son ni tienen que ser personas que puedan descubrir las diferencias tan mínimas entre dos expresiones.
El Consejo de Estado en el caso EFFER vs. EFEXXOR, donde existían aún mayores diferencias, consideró que estas no podían, por confusión, compartir el mercado, con igual criterio BATEN y BACGEN no pueden coexistir sin generar error.
El argumento consagrado en el numeral 1.3 de la resolución 41427 acusada que...
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