Sentencia nº 3636 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 29 de Octubre de 1998
| Fecha | 29 Octubre 1998 |
| Número de expediente | 3636 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
| Tipo de documento | Sentencia |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Santa Fe de Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
Radicación número: 3636
Actor: TENNIS LTDA.
Demandado: JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad TENNIS LTDA., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones núms. 10.522 de 23 de junio de 1995, expedida por el J. de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro, a nombre de TENNIS LTDA., domiciliada en Medellín, de la marca TENNIS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, y 286 de 23 de febrero de 1996, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución primeramente citada, confirmándola.
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Las pretensiones de la demanda
La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene por diez años el registro de la marca TENNIS (nominativa), a nombre de la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Medellín (Antioquia), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.
b.- Los hechos de la demanda
Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:
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La sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en la ciudad de Medellín, solicitó el 6 de septiembre de 1984 el registro de la marca TENNIS (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 329 de 8 de agosto de 1986, habiendo presentado la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Santa Fe de Bogotá (disuelta y liquidada en la actualidad), demanda de observaciones.
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Al momento de solicitarse el registro de la marca TENNIS y de publicarse dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, se encontraba vigente la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual, publicada la solicitud de registro, en la que se manifestaba que el signo solicitado reunía los requisitos exigidos en la ley marcaria, vencía para la entonces División de Propiedad Industrial la oportunidad para efectuar lo que la doctrina ha denominado oposición oficiosa y, en consecuencia, solamente los terceros podían formular la oposición con base en un interés particular legítimo.
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No obstante lo anterior, la entidad demandada se abstuvo de pronunciarse sobre la causal particular de irregistrabilidad alegada por la sociedad opositora, consistente en que el signo que se pretende registrar corresponde a su nombre comercial y, a través de la Resolución núm. 10.522 de 23 de junio de 1995, negó su registro, con base en lo dispuesto en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
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Contra la resolución anteriormente citada se interpuso recurso de apelación, en el cual la demandante limitó la solicitud de registro de la marca TENNIS a los siguientes productos de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972: “Vestidos y Sombrerería”, excluyendo expresamente de la solicitud en cuestión, a los “Zapatos de Caucho o Zapatos Tenis”.
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La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 286 de 23 de febrero de 1996, resolvió el recurso de apelación a que se ha hecho referencia, confirmando la resolución recurrida.
c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.
La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida, se expresan a continuación (fls. 37 a 49):
Primer cargo: La Resolución núm. 10.522 de 1995 violó el artículo 62 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en armonía con los artículos 56, 58, 64 y 65 ibídem, dado que la División de Signos Distintivos hizo caso omiso del trámite que para el registro de marcas consagraba la citada Decisión.
En efecto, la solicitud se presentó bajo la vigencia de la Decisión 85 y la División de Propiedad Industrial, como lo ordenaba el artículo 62, efectuó el examen de registrabilidad de la marca TENNIS, constatando primero que tal signo no se encontraba registrado en la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y que además cumplía con los requisitos exigidos por las normas marcarias, vale decir, por los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 ibídem.
De conformidad con el artículo 65 de la citada Decisión, si la solicitud no merecía observaciones se ordenaba la publicación de un extracto, a fin de que cualquiera persona pudiera oponerse al registro de la marca.
Teniendo en cuenta que la oficina de marcas, previa la orden de publicación, efectuó el examen de registrabilidad de la marca, el tercero que se opusiera debía alegar un interés particular y concreto.
La sociedad opositora, TENNIS LTDA, domiciliada en Santa Fe de Bogotá (en la actualidad disuelta y liquidada), argumentó que el signo TENNIS que se pretende registrar corresponde al nombre de la sociedad opositora y que asimismo es “el término usado en el mercado para designar un tipo de calzado con suela de plástico y en caucho natural o sintético que se utiliza en diversas clases de deportes, en consecuencia es una expresión genérica que distingue un producto específico, y por tanto no es registrable”. Esta última causal no podía ser alegada por la opositora, por cuanto la División de Propiedad Industrial había efectuado ya el examen de la registrabilidad y verificado que la marca no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85.
La Resolución núm. 10.522 de 23 de junio de 1995 violó las normas citadas, ya que la División de Signos Distintivos no se pronunció sobre la causal relativa a la semejanza con el nombre comercial de la sociedad opositora. De haberlo hecho, la oficina de marcas hubiera establecido que la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Medellín, se constituyó primero que la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Santa Fe de Bogotá y, que en tal virtud, es la primera la que se encuentra debidamente protegida en relación con el nombre comercial.
Al momento de expedirse la anterior resolución, la sociedad TENNIS LTDA., domiciliada en Santa Fe de Bogotá, se encontraba disuelta y liquidada, perdiendo por lo tanto el interés jurídico que le asistía para formular oposición.
La resolución acusada violó también las normas citadas, ya que se pronunció sobre un hecho ya decidido, consistente en que el signo TENNIS en la clase 25 no está incurso en la causal de irregistrabildiad que contempla el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 y que hoy corresponde al literal d) del artículo 82 de la Decisión 344.
Segundo cargo: Se violó el artículo 82, literal d) y la disposición primera transitoria de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 56, 58, 64 y 65 de la Decisión 85, por indebida aplicación, ya que el ente demandado efectuó nuevamente el examen de registrabilidad realizado bajo la vigencia de la Decisión 85, aceptando los argumentos expuestos en la demanda de oposición, en el sentido de que el término TENNIS es una denominación marcaria genérica que se utiliza para distinguir calzado con suela de plástico, argumento que debió ser desechado, dado que se reconoció que la solicitud de registro no incurría en las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 58 de la Decisión 85.
Tercer cargo: Fueron desconocidos los artículos 81 y 128 de la Decisión 344 y 603, 607, 610 y 616 del C. de Comercio, por falta de aplicación, ya que la demandada se abstuvo de determinar el mejor derecho que la demandante tenía sobre el nombre comercial TENNIS y, por consiguiente, de declarar infundada la demanda de oposición presentada por la sociedad TENNIS LTDA, domiciliada en...
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