Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00514-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Mayo de 2014
| Ponente | MARCO ANTONIO VELILLA MORENO |
| Fecha de Resolución | 15 de Mayo de 2014 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
REGISTRO MARCARIO – Signo débil. Comparación ortográfica y fonética. Conexión competitiva
De todo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que la marca cuestionada mixta “PULLMANTUR CRUISES” es una marca compuesta de palabras descriptivas (PULLMAN y CRUISES), y otra genérica (TUR –pronunciación en inglés de TOUR-)) que también es de uso común en marcas de la clase 39 Internacional (TOURS). Se observa que entre los signos “PULLMANTUR CRUISES” y “PULLMAN TOURS” existe similitud ortográfica, con la diferencia de que el primero de ellos, une las palabras PULMAN y TUR, además escribe el vocablo TUR tal como se pronuncia TOUR, y adicionalmente, agrega el término CRUISES, que como ya se explicó, es descriptivo de alguno de los servicios de la clase 39 Internacional. Desde el punto de vista fonético, se aprecia que entre los signos en conflicto, existe mayor similitud, pues las primeras palabras de PULLMANTUR y PULLMAN TOURS, son casi idénticas en su pronunciación, con la diferencia de que en la marca cuestionada figura la palabra CRUISES. En este orden de ideas, puede afirmarse que los signos en disputa tienen un alto grado de semejanza, que llevan a concluir que la marca cuestionada puede generar el riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, al llegar a pensar éste que con la denominación de dicha marca, el titular de los signos previamente registrados y usados está prestando un nuevo servicio, es decir, un servicio de turismo a través de un CRUCERO. De lo anterior se desprende que el signo cuestionado pretende distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos cuestionados de la sociedad actora identifica servicios de la clase 42 ibídem, sin embargo, el primero de los citados protege servicios afines a los distinguidos por el segundo, resaltándose en ambos la prestación del servicio de turismo. Por consiguiente, no solo se entiende que comparten los mismos consumidores, sino que comercializan y publicitan tales servicios por los mismos canales.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA - DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 192 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 200.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 5538 DE 2008 (26 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00514-00
Actor: TURISMO MARVAM LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La sociedad TURISMO MARVAM LTDA., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 5538 de 26 de febrero de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la Resolución 21737 de 18 de julio de 2007, y concedió el registro de la marca mixta “PULLMANTUR CRUISES” para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
I.1.1. Manifiesta que el 11 de enero de 2007, la sociedad PULLMANTUR S.A., solicitó el registro de la marca mixta “PULLMANTUR CRUISES” para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.1.2. Expresa que el 28 de febrero de 2007, fue publicado el extracto de la solicitud de registro, en la Gaceta de Propiedad Industrial 573. Agrega que no se presentaron oposiciones.
I.1.3. Mediante Resolución 21737 de 18 de julio de 2007, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo mixto “PULLMANTUR CRUISES”.
I.1.4. Por Resolución 32250 de 28 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución impugnada.
I.1.5. Mediante Resolución 5538 de 26 de febrero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución inicial y concediendo el registro del signo mixto “PULLMANTUR CRUISES”.
I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:
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que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, tanto el titular de la marca como las autoridades competentes tienen el derecho y el deber de evitar que por la utilización arbitraria o sin control de signos idénticos o similares, referidos a los mismos productos o servicios, se creen situaciones de confusión y de desconocimiento entre los consumidores.
Además que la marca “PULLMANTUR CRUISES”, vulnera los derechos de la sociedad TURISMO MARVAM LTDA., quien explota su marca y enseña comercial, ofreciendo servicios de la misma naturaleza que los ofrecidos por la sociedad PULLMANTUR S.A.
Expresa que la marca “PULLMANTUR CRUISES” en la clase 39 Internacional, es irregistrable como marca y, por lo tanto, el acto administrativo por medio del cual fue concedido, es nulo en virtud de que es confundiblemente similar, por no decir igual con la marca “PULLMAN TOURS”, en la clase 42 Internacional, de la sociedad TURISMO MARVAM LTDA., y por consiguiente carece de distintividad, induciendo al público consumidor a confusión y error.
La función diferenciadora de la marca no se cumpliría si coexistieran en el mercado marcas registradas semejantes o idénticas, pertenecientes a diferentes titulares para los mismos productos o servicios.
Aplicando los criterios generalmente aceptados doctrinaria y jurisprudencialmente, podemos concluir que las marcas “PULLMAN TOURS” y “PULLMANTUR CRUISES” son confundibles y, por lo mismo, el último de los citados signos carece de capacidad distintiva e individualizadora frente a la marca perteneciente a la sociedad actora.II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.
Que los signos enfrentados “PULLMANTUR CRUISES” (mixto) y “PULLMAN TOURS” (mixto), no son susceptibles de crear confusión, toda vez que no presentan semejanza alguna dentro de las estructuras gramaticales que permita al consumidor confundirlas en el mercado, por otro lado, es consecuente que el consumidor identifique su origen empresarial, además se observa que en cada conjunto de los signos enfrentados presentan diferencias ortográficas, fonéticas y de diseño.
Aduce que el demandante dice tener un mejor derecho basado en el supuesto uso de su nombre comercial con anterioridad al registro de las marcas demandadas y la presunta confundibilidad del nombre comercial con las mismas, para lo cual, vale la pena señalar, que el demandante tuvo su oportunidad legal dentro del trámite administrativo surtido para presentar oposición a los registros y fundamentar debidamente la misma, de lo cual hizo caso omiso, lo anterior conforme lo establece el artículo 146 de la Decisión Andina.
Arguye que en el evento en que el demandante llegue a probar en el trámite del proceso de nulidad, que en efecto, existió un uso del nombre comercial anterior a la concesión de las marcas demandadas, se considera que en todo caso, no debe prosperar las nulidades deprecadas, en la medida en que las marcas concedidas en conjunto y evitando su fraccionamiento, cuentan con una especial disposición gráfico nominativa que las hacen diferentes y diferenciables del nombre comercial del actor, lo cual conlleva a que el consumidor al encontrarlas en el mercado no estará en riesgo de confusión o de asociación.
Agrega que el nombre comercial o enseña comercial que aduce el actor no es confundible con la marca registrada, y no se encontraba para la fecha de concesión de las mismas, depositado ante esta Entidad, por lo tanto, a la Superintendencia le era imposible conocer la existencia del mismo.
II.1.2. La sociedad PULLMANTUR S.A., en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo:
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que resulta acertada la decisión proferida por la Delegatura de Propiedad Industrial en el sentido de considerar que los signos “PULLMAN TOURS” (mixto), y “PULLMANTUR CRUISES” (mixto), al ser encontrados en el mercado poseen diferencias que las hacen claramente distinguibles el uno del otro. Además, debe tenerse en cuenta que las expresiones que integran las marcas enfrentadas, es decir, las palabras PULLMAN y TOUR o TUR son expresiones de uso común que hacen parte del lenguaje cotidiano usado por los empresarios dedicados al sector del transporte, y por lo tanto inapropiables con exclusividad por algún empresario de este sector.
Expresa que las marcas enfrentadas son de naturaleza mixta y, por lo tanto, constituye un hecho cierto e irrefutable que cada una integra en su conjunto elementos gráficos totalmente disímiles que las hacen claramente identificables por el consumidor en un mismo mercado.
Manifiesta que...
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