Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00552-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Febrero de 2015
| Fecha | 05 Febrero 2015 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO MARCARIO – Cancelación de marca por no uso / DERECHO DE PREFERENCIA - Quien solicita la cancelación de una marca por no uso puede solicitar con posterioridad a la cancelación el registro de la marca a su favor
Sea lo primero señalar que la demanda no puede considerarse inepta, como lo pretende el tercero interesado, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ejercida por la parte actora, es procedente, ya que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca figurativa, puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la Clase 30; pero además, si la decisión le es favorable, el titular pierde su protección y aquella tiene el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no puede hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A..
CANCELACION DE MARCA POR NO USO – Finalidad
La cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca.
CANCELACION DE REGISTRO POR FALTA DE USO – No procede por el uso de detalles o elementos adicionales de la marca
No existe en el plenario prueba de que se hubiera alterado o modificado la marca figurativa registrada y, por tanto, tampoco se alteró su distintividad, motivo por el cual sigue gozando de protección; de haberse modificado, lo cierto es que el inciso tercero del artículo 166 de la Decisión 486 de 2000, dispone que el uso de una marca que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Tampoco motiva la cancelación de la marca, el hecho de que venga acompañada de la expresión TROLLI y en letra más pequeña las palabras GUMMI CANDY y gomas de gelatina y debajo las expresiones STRAWBERRY PUFFS O KISS que son expresiones explicativas del producto, porque el uso de la marca figurativa demandada es relevante según se advierte en las etiquetas, lo cual le da distintividad.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 166 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 167 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 168
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00552-00
Actor: TROLLI IBERICA S.A. Y MEDERER GMBH
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 07507 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual se niega la cancelación total por no uso del certificado de registro de marca FIGURATIVA, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería; 17852 de 20 de abril de 2009 y 24780 de 20 de mayo de 2009, que en respuesta, respectivamente, a los recursos de reposición y de apelación, confirmaron la decisión.
I.1- Las sociedades actoras, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentaron demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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Es nula la Resolución núm. 07507 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual la División de Signos Distintivos, negó la cancelación total por no uso del certificado de registro de marca núm. 281115, correspondiente a marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la Clasificación Internacional, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería
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Es nula la Resolución núm. 17852 de 20 de abril de 2009, por medio de la cual en respuesta al recurso de reposición, se confirmó el acto anterior.
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Es nula la Resolución núm. 24780 de 20 de mayo de 2009, por medio de la cual, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 07507 de 2009.
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Como consecuencia de las declaraciones anteriores y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación TOTAL por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, Clase 30, certificado de registro núm. 281115.
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Se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que de aplicación al artículo 176 del C.C.A.
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Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.2- FUNDAMENTOS DE HECHOLa parte actora señaló que el 4 de abril de 2008, presentó solicitud de cancelación por falta de uso del certificado de registro núm. 281115 correspondiente a la marca FIGURATIVA, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A., quien se opuso a la solicitud.
Mediante la Resolución núm. 07507 de 24 de febrero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total del mencionado registro y, en respuesta a los recursos de reposición y de apelación, se confirmó la decisión.
I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO
En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo la violación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se refiere a la cancelación del registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiere utilizado por su titular, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
Que la Legislación Comunitaria Andina consagra la posibilidad de cancelar una marca no usada, a solicitud de la persona interesada; que este uso de la marca está sujeto a unas condiciones que señala la disposición violada, a saber: acreditarse por parte de su titular o una persona autorizada por este; producirse por lo menos en un País Miembro del Pacto Andino; probarse en la forma y para los productos para los que fue registrada; y acreditarse en un período anterior a los tres años a la fecha en la cual se presente la acción de cancelación.
Argumenta que en este caso el uso de la marca no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, porque contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra KISS, y unos empaques en los cuales aparece la expresión STRAWBERRY PUFFS acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado núm. 281115.
Que, además, en el expediente no aparecen pruebas ni de facturas ni certificación de revisoría fiscal, en donde conste que el signo “TROLLI KISS” y/o “TROLLI STRAWBERRY PUFFS”, tenga incorporada la figura cuya nulidad se demanda ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 de 2000 y la Legislación Nacional en materia probatoria.
Anota que en las condiciones explicadas, no se probó el uso, el cual según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe ser real y efectivo de manera que no basta la mera intención de usar la marca y debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes a título oneroso como verdaderos actos de comercio (Proceso 17-IP-95).
Respecto a la forma como se debe usar una marca, aportó la Resolución núm. 01786 de 31 de enero de 2000, por medio de la cual la entidad demandada acogió la Jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, de la cual se desprende que un elemento esencial de la marca es el hecho de que sea nominativa, mixta o figurativa, lo que indica que no puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso, en ninguna parte se prueba que a dicha marca mixta se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación; que este mismo acto administrativo señala que los elementos sustanciales no son suceptibles de modificación.
Trae a colación la Interpretación Prejudicial de 2 de febrero de 2005, en el Proceso núm. 157-IP-2004 en el cual el Tribunal Andino señala que “si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse su falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”, y que la acción de cancelación por falta de uso no será procedente, si el titular del signo demuestra que se ha debido a una situación de fuerza mayor o de caso fortuito o a otro motivo justificado, y una vez desaparezca la causa se reanuda el cómputo.
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TRÁMITE DE LA ACCIÓN.
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico, porque el acto acusado...
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