Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00223-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 11 de Diciembre de 2014
| Fecha | 11 Diciembre 2014 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
MARCA HELADOS HELIO – Irregistrabilidad por similitud con la marca HELIOS / MARCA HELADOS HELIO – No se probó su notoriedad
Así las cosas, la marca solicitada “HELADOS HELIO” del actor, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “HELIOS” de la marca previamente registrada, para distinguir los productos de las Clases 29 y 30, resulta similar, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que el vocablo HELADOS, por tratarse de una partícula de uso común en muchas marcas, no podría tenerse en cuenta en el análisis, ya que puede ser utilizada por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los productos de la Clase 30 de la referida Clasificación, además de que la expresión “HELIOS” es el plural de la palabra “HELIO”, común en ambas marcas. No obstante lo anterior, para considerar que la similitud entre ambos signos pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva… De acuerdo con lo anterior, cabe señalar que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por ende, la finalidad de esos productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de éstos, son idénticos…Ahora, del estudio de los señalados criterios, advierte la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de los productos en disputa o de su origen empresarial, dada la similitud ortográfica, fonética y conceptual que hay en la expresión “HELIO” contenida en las marcas en conflicto y el uso común de la expresión HELADOS antes mencionada, que suponen que dichos servicios o productos provienen del mismo productor, además de que los productos amparados en ellas se destinan para los mismos fines, tienen los mismos canales de comercialización y medios de publicidad y sus consumidores son los mismos, de lo que se infiere el riesgo de confusión que puede generar a sus consumidores.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA / ARTICULO DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 228
NOTA DE RELATORIA: Sobre los criterios de conexión competitiva sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 18 de julio de 2012, R.. 2006-00373-00, MP. M.E.G.G..
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00223-00
Actor: O.A.R.G.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
O.A.R.G., obrando en su condición de solicitante de la marca “HELADOS HELIO”, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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Son nulas las Resoluciones núms. 22466 de 29 de agosto de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 028095 de 25 de octubre de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 01209 de 23 de enero de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder, a nombre del actor, el registro de la marca mixta “HELADOS HELIO”, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por no encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad señalada por los actos acusados.
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
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: El 15 de septiembre de 2005, el actor solicitó el registro marcario de la marca mixta “HELADOS HELIO”, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
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: La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 557 de 31 de octubre de 2005 y frente a la misma, la sociedad DULCES Y CONSERVAS HELIOS S.A., presentó oposición contra la mencionada marca con fundamento en el signo “HELIOS”, de la cual es titular.
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: Mediante la Resolución núm. 22466 de 29 de agosto de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad DULCES Y CONSERVAS HELIOS S. A. y negó el registro solicitado de la marca “HELADOS HELIO”.
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: El actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo.
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: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones núms. 028095 de 25 de octubre de 2006 y 01209 de 29 de enero de 2007.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que la marca “HELADOS HELIO” al ser notoria, merece especial protección, razón por la cual no debe haber un pronunciamiento sobre su confundibilidad con ligereza.
Aclaró que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, sin inducir al público en error.
Señaló que se vulneró el artículo 84, literal a), ibídem.
Que hay que tener en cuenta que más allá del formalismo del registro de la marca, para alegar su notoriedad, no se puede desconocer su uso constante en el tiempo, además de que entre las marcas en conflicto no se presenta similitud alguna.
Adujo que las probanzas aportadas, tales como la fotografía, el empaque, el aviso en el diario “La Vanguardia”, de amplia circulación de B., y la constancia del registro efectuado de “HELADOS HELIO” para el período de 1978 a 1988, son pruebas más que suficientes que demuestran su uso constante, su notoriedad y cómo han coexistido pacíficamente con la marca “HELIOS”, sin crear e inducir al público en error alguno.
Manifestó que el error de la demandada consistió en concluir que las marcas en conflicto son confundiblemente semejantes, dado que no tuvo en cuenta que el término “HELADOS HELIO” se ha usado por más de treinta años en la ciudad de Bucaramanga y que esta marca no genera algún tipo de confundibilidad con la marca “HELIOS”, previamente registrada en favor de la sociedad DULCES Y CONSERVAS HELIOS S.A. y así lo confirman las pruebas.
Sostuvo que la marca solicitada tiene características especiales, que fueron desconocidas por parte de la Superintendencia demandada, pues dicho signo viene encerrado con una nube, su tipo de letra es diferente, sus colores son diferentes, ya que vienen en rojo y azul y, por último, se tiene el dibujo de un muñeco con un pequeño cono, que lo hace aún más diferenciador y evocativo.
Alegó que, también, se violó, por indebida aplicación, el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que las pruebas obrantes en el proceso demuestran que la marca solicitada no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad.
Explicó que el signo “HELADOS HELIO” tiene suficiente distintividad, toda vez que su representación gráfica es la que recibe el consumidor medio a primera vista, donde siempre asocia el muñeco y la nube con el producto que quiere adquirir, lo cual, a su juicio, es suficiente para superar las semejanzas conceptuales, visuales y fonéticas de las marcas en conflicto.
Resaltó que la expresión “HELIO” identifica un elemento químico, mientras que “HELIOS” es una expresión caprichosa del extranjero, razón por la cual no significan lo mismo.
Concluyó que el signo “HELADOS HELIO”, con su respectiva representación gráfica, es susceptible de registro como marca, por ser novedosa, perceptible, distintiva y susceptible de ser representada gráficamente, además de notoria.
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TRÁMITE DE LA ACCIÓN.
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.II.1.1.- La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Alegó que la marca “HELADOS HELIO” solicitada, que ampara los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presenta semejanzas con la marca “HELIOS” (previamente registrada), que distingue los productos de la misma Clase, razón por la cual existe un alto riesgo de confusión para los consumidores, en especial, confusión indirecta.
Señaló que en las marcas en controversia el elemento predominante es el elemento denominativo.
Manifestó que la marca solicitada “HELADOS HELIO” reproduce casi en su totalidad el signo “HELIOS”, limitándose solamente a agregar la expresión “HELADOS”, que es una expresión débil para los productos de la clase que se solicita, y a suprimir la letra final “S” de la marca previamente registrada.
Expresó que las diferencias ortográficas o las figurativas de cada signo no son suficientes para superar las semejanzas ortográficas, visuales y fonéticas, perceptibles luego del primer impacto general. Que dicha coincidencia generaría confusión indirecta, pues sin duda la presencia del término “HELIO” irremediablemente conlleva al consumidor a una idea de asociación entre los productos que se distinguen entre una y otra marca.
Estimó que la marca solicitada “HELADOS HELIO” pretende amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es “helados comestibles”, los cuales...
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