Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00021-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Marzo de 2016
| Fecha | 17 Marzo 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO MARCARIO – Las acciones de nulidad absoluta y relativa se rigen por las normas comunitarias / ACCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA – No caduca / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA- Prescribe a los cinco años de la concesión del registro marcario / PRESCRIPCIÓN – El término empieza a correr a partir de la publicación de la marca en la gaceta de la propiedad industrial
Bien se trate de una acción que pretenda una nulidad absoluta o relativa de un acto administrativo que conceda o deniegue un registro marcario, el trámite procesal corresponde a una acción especial, que está regulada por las normas comunitarias, en este caso el artículo 172, antes transcrito, de la Decisión 486 de 2000, y no, como lo considera la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso en cuanto argumenta su solicitud amparada en el artículo 136, numeral 2, del C.C.A., norma interna que no es aplicable en este caso. De manera que, como bien lo expresó el Ministerio Público, si se tratara de una declaración de nulidad absoluta, esta no caduca pues puede presentarse en cualquier momento y si se interpreta que se ejerce la de nulidad relativa, la prescripción es de cinco años contados a partir de la concesión del registro impugnado, el cual empezaría a correr después de la ejecutoria del acto que respondió al recurso de apelación que confirmó la decisión y no, a partir del acto primigenio, como desatinadamente lo considera la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso; pero además, los cinco años para el ejercicio oportuno de esta acción deben contarse desde la fecha en que la marca fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM KG, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se decrete la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales declaró infundada la oposición presentada por ella y concedió el registro de la marca “FLURINEX” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – No debe agotarse en los procesos en los que se pretenda la cancelación de un registro marcario
En el presente caso, la única pretensión de la actora consiste en que se cancele el registro de la marca “FLURINEX” (nominativa) en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, asunto que no es conciliable; no tiene la actora pretensiones económicas, luego no requería el agotamiento del requisito de procedibilidad.
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – Por ser rogada no puede ocuparse de las oposiciones al registro marcario que no son objeto de demanda
De conformidad con lo expuesto en el punto tercero de la Interpretación Prejudicial, la comparación se haría entre la marca registrada “FLURINEX” (denominativa) y los signos distintivos opositores “FLORINOL”, “FLUMEX” y “FLUIDEX”. Empero, como quiera que los opositores de las marcas “FLUMEX” y “FLUIDEX” no son los demandantes en este proceso, no puede la Sala de oficio estudiar tales oposiciones, sino limitarse a la demanda instaurada por ser ésta una Jurisdicción rogada. Cabe resaltar que cuando la Interpretación Prejudicial alude a aspectos que no son objeto de controversia en la demanda en la cual deba aplicarse, el Juez Nacional perfectamente puede dejar de lado en lo que a dicho aspecto atañe, la referida Interpretación.
MARCAS FARMACEUTICAS – Rigurosidad de examen de confundibilidad / COTEJO MARCARIO – Entre los signos de fantasía FLURINEX y FLURINOL / ELEMENTO COMÚN – Expresión FLU / SIGNO FLURINEX – Registrable para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir riesgo de confusión o asociación con la marca FLURINOL
Al hacer el análisis de distintividad que corresponde, en este caso se tiene que los signos que se comparan poseen un elemento común que es la expresión FLU, sufijo este que se usa en marcas de los productos farmacéuticos (Clase 5ª Internacional) y que no debe entrar en el cotejo, por ser inapropiable. […] Entonces, siguiendo las reglas que la Doctrina y la Jurisprudencia comunitaria y del Consejo de Estado han diseñado en orden a efectuar la comparación de signos marcarios, se procede a hacer un análisis sucesivo y no simultáneo de las expresiones RINOL y RINEX, así: RINOL RINEX RINOL RINEX RINOL RINEX RINOL RINEX Como se puede observar, si bien es cierto que estos vocablos tienen en común la partícula RIN, no lo es menos que en las últimas sílabas OL y EX es en las que recae el acento prosódico, lo cual hace que sean diferentes y distintivas visual y fonéticamente. Dichos elementos sopesados en conjunto, permiten concluir que ambos signos pueden coexistir en el mercado, sin que el consumidor se confunda al elegirlos ni crea que se trata de un mismo producto farmacéutico y, por ende, que tienen un mismo origen empresarial.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 24 de agosto de 2000, Radicación CE-SEC 1- EXP 2000 - N4954, C.P.G.E.M.M.; de 15 de noviembre de 2012, Radicación 2012-00277-00, C.P.M.A.V.M.; de 5 de marzo de 2015, Radicación 2007-00070-00, C.P.M.E.G.G.; de 10 de marzo de 2016, Radicación 2009-00159-00, C.P.R.A.S.V.; y de 8 de agosto de 2013, Radicación 2006-00053-00, C.P.G.V.A..
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 70 / DECRETO 1716 DE 2009 – ARTÍCULO 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 161-1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00021-00
Actor: B.I.K.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TESIS: POR SER LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA, ROGADA, SOLO SE PUEDE HACER EL ANÁLISIS DE LA MARCA CUESTIONADA FRENTE A LA MARCA OPOSITORA QUE HAYA SIDO OBJETO DE DEMANDA. EN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS HAY PARTÍCULAS DE USO COMÚN INAPROPIABLES, TAL ES EL CASO DE “FLU”.
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM KG, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se decrete la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales declaró infundada la oposición presentada por ella y concedió el registro de la marca “FLURINEX” (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.
I.1- La empresa BOEHRINGER INGELHEIM KG en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se entiende como de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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Es nula la Resolución núm. 5969 de 18 de marzo de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundada la oposición que presentó y concedió el registro de la marca “FLURINEX” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.
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Es nula la Resolución núm. 19728 de 17 de junio de 2008 mediante la cual la misma funcionaria, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la anterior y concedió el recurso de apelación.
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Es nula la Resolución núm. 26758 de 29 de julio de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución núm. 5969 de 18 de marzo de 2005.
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Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas Resoluciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negar el registro de la marca “FLURINEX” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
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Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta de Propiedad Industrial.
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Se ordene a la demandada dictar dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo, el acto correspondiente, de conformidad con el artículo 176 del C.C.A.
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Se condene en costas a la demandada.
I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.
La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
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La sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A., el 27 de mayo de 2004, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “FLURINEX” (nominativa) para distinguir “productos farmacéuticos” de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
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El 13 septiembre de 2004, formuló oposición con base en la titularidad que tiene sobre la marca “FLURINOL” (nominativa) para distinguir “preparaciones farmacéuticas” de la Clase 5ª Internacional, por considerar que entre la marca solicitada y la registrada, existen claras similitudes que llevan al consumidor a un riesgo de confusión.
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La sociedad BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A. respondió a la oposición manifestando que entre las dos expresiones existen claras diferencias porque al pronunciarlas seguidamente o en forma repetida se emiten sonidos desiguales.
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Mediante la Resolución núm. 5969 de 18 de marzo de 2005, la División de Signos Distintivos de la entidad demandada, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “FLURINEX (nominativa) para amparar productos de la clase 5ª de la...
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