Sentencia nº 11001-03-24-000-2006-00012-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Febrero de 2013
| Fecha | 07 Febrero 2013 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO MARCARIO - Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Prueba del uso real, constante y eficiente de la marca
De lo dicho se predica, que no existe similitud ni identidad ortográfica que se verifique de la comparación entre los signos enfrentados, esto en atención a la medida que sus vocales, raíces, longitud y número de sílabas son distintas, tal y como se constata en el estudio en conjunto de las marcas. En cuanto a la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que recuerdan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor; en el caso que ocupa la atención de la Sala, los signos en contienda no tienen significado en el idioma español, por lo que se tratan de marcas de fantasía que no coinciden en el concepto que evocan, aún más, frente a la marca “BEST”, ha sido propio de esta S. advertir que el al tratarse de palabras en otro idioma cuyo significado no sea conocido por el común, el aspecto conceptual deviene irrelevante para estudiar la existencia de similitud ideológica. Como quiera que en el plenario no existe prueba del uso del nombre comercial radicado en cabeza de la persona moral que actúa como demandante, la Sala se abstendrá de tomar medida alguna que tienda a la protección del mismo, y negará las pretensiones de la demanda conforme lo anotado en este y en los demás aspectos contemplados en la presente providencia.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 192
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 27294 DE 2004 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 2193 DE 2005 (7 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 14686 DE 2005 (24 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., siete (07) de febrero de 2013
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00012-00
Actor: LABORATORIOS B.S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la actora en acción de nulidad, contra las resoluciones 27294 de 29 de octubre de 2004, 2193 de 7 de febrero de 2005 y 14686 de 24 de junio de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta “PROBEST”, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.
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LA DEMANDA
La actora, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina[1], solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:
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Pretensiones
Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 27294 de 29 de octubre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca BEST (Mixta), para distinguir servicios la clase 5 de la Clasificación Internacional.
Declarar la nulidad de la Resolución 2193 de 7 de febrero de 2005, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 27294.
Declarar la nulidad de la Resolución 14686 de 24 de junio de 2005, producida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmaron en todas sus partes la Resoluciones 27294 de 29 de octubre 2004 y 2193 de 7 de febrero de 2005.
Como consecuencia de la anterior declaración ordenar a la entidad demandada cancelar el registro de la marca mixta PROBEST y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
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Hechos y omisiones expuestos en la demanda
La sociedad NANCY INTERNACIONAL S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PROBEST (mixto) para distinguir productos de la Clase 5, de la Clasificación Internacional de Niza.
Como consecuencia de la comentada solicitud, fue publicado el extracto correspondiente en la Gaceta Oficial Nº. 533 de 31 de octubre de 2003, por lo que la sociedad demandante presentó oposición sobre la base de su marca BEST (mixta), registrada para distinguir productos de la Clase 5 y de su nombre comercial LABORATORIOS BEST S.A.
Mediante la Resolución Nº. 27294 de 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado.
Como consecuencia de lo anterior, la sociedad LABORATORIOS BEST S. A. interpuso los recursos de reposición y apelación, estando resuelto el primero de ellos en la Resolución Nº. 02193 de 7 de febrero de 2005 que confirmó la Resolución impugnada.
El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien profirió la Resolución Nº. 14686 de 24 de junio de 2005, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº. 27294.
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Normas violadas y concepto de la violación
Señala como tales los artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen así:
La Superintendencia de Industria y Comercio realizó un estudio deficiente de registrabilidad ya que otorgó mayor importancia al aspecto visual, omitiendo el estudio fonético que constituye el elemento predominante de los signos a comparar.
Así mismo sostiene, que la entidad demandada desconoció las reglas pertinentes que rigen el estudio de registrabilidad de marcas para productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, dicha afirmación la sustenta en que no se aplicó el rigor que requiere un examen de registrabilidad de este tipo.
Finalmente alega que el fonema PRO no le da suficiente distintividad al signo BEST, por lo tanto, el cotejo marcario se ha debido concentrar en los aspectos fonéticos de los signos BEST y PROBEST, descartando todos los otros elementos que componen los signos cotejados.
Agrega que la confundibilidad también se presenta desde el punto de vista empresarial, al transgredirse la reputación y el posicionamiento que ha logrado la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. de su marca y de su nombre comercial, así como también el derecho de exclusividad de la expresión BEST que hace parte de la marca mixta registrada por dicha persona jurídica.
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
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- La Superintendencia de Industria y Comercio.
Contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de ésta, bajo el argumento consistente en que los actos demandados siguieron los criterios jurisprudenciales del Tribunal Andino.
Para la entidad, el signo PROBEST para...
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