Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00141-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Junio de 2016
| Fecha | 30 Junio 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto EH y la marca mixta EH previamente registrada / SIGNOS DE FANTASIA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo EH por existir similitud con la marca EH opositora y conexidad competitiva de sus servicios
D. análisis de los de los signos confrontados, considera la Sala que, en el presente caso, es indudable que entre las denominaciones “EH” y “EH” de los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la similitud ideológica, se advierte que las marcas en disputa son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto. Ahora, también existe conexión competitiva. […] En el caso bajo examen, del estudio de los señalados criterios, advierte la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de los servicios en disputa o de su origen empresarial, dada la identidad ortográfica y fonética de las marcas en conflicto, que suponen que dichos servicios provienen del mismo prestador, además de que los servicios amparados en ellas son complementarios, tienen los mismos canales de comercialización y medios de publicidad y sus consumidores son los mismos, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor que podría llevarlo a asociar los servicios a un origen empresarial común.
MARCA DERIVADA – Concepto. Definición. Alcance de la normatividad comunitaria / MARCA DERIVADA – No lo es EH respecto de la marca E+H
De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala observa que la marca “EH” (mixta), cuyo registro se negó, no es una derivación de la marca figurativa “E+H”, previamente concedida, de la cual es titular la actora, dado que presenta variaciones sustanciales comparada con la marca ya registrada, pues omite el signo “+” y separa las letras “E” y “H”.
NOTA DE RELATORIA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de julio de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2006-00373-00, C.P.M.E.G.G.;
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00141-00
Actor: MESTRA AG
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “EH” (MIXTA) ES SEMEJANTE A LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “EH” (MIXTA) A FAVOR DE UN TERCERO. NO ES UNA DERIVACIÓN DE LA MARCA “E+H” (MIXTA), PREVIAMENTE CONCEDIDA A LA ACTORA, DADO QUE PRESENTA VARIACIONES SUSTANCIALES COMPARADA CON LA MARCA YA REGISTRADA, ADEMÁS DE QUE DISTINGUE SERVICIOS ADICIONALES A LOS YA AMPARADOS POR ÉSTA.
La sociedad MESTRA AG., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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Son nulas las Resoluciones núms. 0017054 de 26 de marzo de 2012, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 00064199 de 29 de octubre de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta “EH”, para distinguir los servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Que, igualmente, se ordene a la Superintendencia mencionada dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
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: La sociedad MESTRA AG., con el fin de actualizar el derecho que tiene concedido en relación con la marca figurativa “E+H”, para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitó el registro de la marca mixta “EH”, para distinguir servicios de la misma Clase.
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: Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de 20 de septiembre de 2012, no se presentaron oposiciones.
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: Mediante la Resolución núm. 0017054 de 26 de marzo de 2012, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó de oficio su solicitud de registro, desconociendo el derecho que había adquirido con anterioridad.
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: La sociedad actora interpuso recurso de apelación contra dicho acto administrativo.
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: La referida decisión fue confirmada mediante la Resolución núm. 00064199 de 29 de octubre de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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: En las Resoluciones acusadas, la Administración sostuvo que el signo solicitado reproduce la marca previamente registrada a favor de la sociedad ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P., en su elemento nominativo, dado que es semejante desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó los artículos 136, literal a) y 154 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Consideró que la Administración no aplicó adecuadamente el artículo 136, literal a), de dicha Decisión, como quiera que la citada disposición contempla que no podrán registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un signo anteriormente solicitado para registro o registrado por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación.
Afirmó que en el caso concreto la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó un adecuado estudio de confundibilidad, por cuanto omitió tener en cuenta que es titular de la marca “E+H”, que distingue marcas conformadas por letras, las cuales son inapropiables y, por ende, lo que se adquiere es el derecho al uso sobre la composición o diseño que incorporan las mismas.
Señaló, además, que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la incorporación de elementos adicionales que permiten que las marcas coexistan en el mercado de manera pacífica, máxime si sobre el signo registrado con anterioridad (27 de septiembre de 2004), tiene derechos adquiridos por ser la titular.
De otra parte, expresó que el acto demandado desconoció el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Adujo que en el trámite administrativo, que se dio en este caso, se omitió tener en cuenta que ella es la titular de la marca “E+H”, previamente concedida.
Anotó que al apreciar dicho signo previamente concedido y el cuestionado, también de la demandante, se observa que lo único que varía es la omisión del símbolo “+” en la letra “H”, y la sutil separación entre consonantes, que conforman cada uno de los signos marcarios, es decir, que sobre las letras “EH”, con un diseño particular, la sociedad actora, ya tiene un...
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