Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00055-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 23 de Junio de 2016
| Fecha | 23 Junio 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA- Por no uso / USO DE LA MARCA - Acreditación probatoria. Carga de la prueba / USO DE UNA MARCA - Por su titular, licenciatario o por otra persona autorizada para ello / REGISTRO MARCARIO - Principio de uso real y efectivo de la marca / MARCA KOLA SOL LIGHT - Cancelación parcial: por no uso en cuanto a cervezas / GASEOSAS – No tienen similitud con las cervezas ni tienen conexidad competitiva
La Sala estima que los documentos reseñados demuestran que durante el período comprendido entre los años 2005 y 2008 (últimos tres años contados desde la presentación de la solicitud de cancelación del registro de la marca “KOLA SOL LIGHT”, la señora L.D.M.C., tercera interesada en las resultas del proceso, usó en forma efectiva dicha marca, con respecto a los productos: gaseosas, y que le asistió razón al considerar, a la entidad demandada, que sólo se probó ese uso. Ahora bien, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si es procedente la cancelación parcial y si se demostró el uso de la marca “KOLA SOL LIGHT” para los productos “cervezas” comprendidos en la Clase 32, dado que sólo se probó dicho uso en relación con las gaseosas, las cuales, a juicio de la actora, no son productos de la misma naturaleza, ni similares a aquellos, ni son sustituibles entre sí, es del caso abordar sobre el alcance de la cancelación parcial en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. […] En el sub lite, considera la Sala que los productos de la Clase 32 de la Clasificación: “cervezas” no son similares, ni tienen conexidad competitiva, con respecto de los cuales sí se probó el uso: gaseosas, habida cuenta de que su género es distinto, ya que por regla general las cervezas son bebidas alcohólicas, mientras que las gaseosas no lo son; “tienen diferentes canales de comercialización, diferentes medios y maneras de publicidad, no son intercambiables, no se pueden considerar complementarios, uno no es accesorio del otro, el consumidor del primero es una persona adulta, pues su consumo está restringido a éstos y el consumidor del segundo es masivo, es el público en general,” […] Al respecto, vale la pena aclarar que si bien es cierto que en el mercado existen cervezas sin alcohol, también lo es que éstas tienen diferentes canales de comercialización, diferentes medios y maneras de publicidad con respecto a las gaseosas. No son intercambiables, no se pueden considerar complementarios, no son accesorios ni suponen el uso necesario o utilización de las gaseosas. […] En este orden de ideas, observa la Sala que entre los productos no usados (cervezas) y los que se demostró su uso (gaseosas) existen diferencias sustanciales y, por consiguiente, no resultan conexos, ni similares.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de noviembre de 2014, Radicación 2006-00369-00, C.P.M.E.G.G.; y de 24 de septiembre de 2015, Radicación 11001-0324-000-2010-00058-00, C.P.G.V.A.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00055-00
Actor: CCM, IP S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: TESIS: PROCEDE LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LA MARCA “KOLA SOL LIGHT”, PARA DISTINGUIR PRODUCTOS DE LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA, EN EL SENTIDO DE EXCLUIR DE SU COBERTURA LOS PRODUCTOS “CERVEZAS”, AL NO EXISTIR SIMILITUD NI CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE DICHOS PRODUCTOS NO USADOS CON RESPECTO A LOS USADOS DE LA MISMA CLASE: GASEOSAS. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
CCM, I.S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
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Es nula la Resolución núm. 48659 de 28 de septiembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2ª. Que se confirme la decisión contenida en la Resolución núm. 19055 de 27 de abril de 2009, en el sentido de cancelar parcialmente el registro de la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta), excluyendo de su cobertura el producto “cervezas”, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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Que, como consecuencia de ello, se disponga que la cobertura del Certificado de Registro núm. 291464, correspondiente a la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta), en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, sea limitada única y exclusivamente para distinguir “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos de la citada Clase.
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
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: El 11 de agosto de 2008, la sociedad CCM, IP S.A., a través de apoderado, solicitó la cancelación de registro de la marca “KOLA SOLA LIGHT” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
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: Dentro del término legal, la señora L.D.M.C., titular de la marca, a través de apoderado, dio contestación a la solicitud de cancelación presentada, con el objeto de desvirtuarla.
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: Mediante la Resolución núm. 19055 de 27 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la cancelación parcial de la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta), en el sentido de excluir de su cobertura los productos “cervezas”, por lo que el citado registro quedó restringido a amparar “aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.
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: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos a través de la Resolución núm. 37518 de 27 de julio de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la anterior Resolución; y el segundo a través de la Resolución núm. 48659 de 28 de septiembre de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que revocó la Resolución de cancelación de la marca, en el sentido de negar la cancelación por no uso del Certificado de Registro núm. 291464, correspondiente a la marca mixta “KOLA SOL LIGHT”, para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que se violó el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución núm. 48659 de 28 de septiembre de 2009, al revocar la Resolución núm. 19055 de 27 de abril de ese año, desconoció su derecho a solicitar la cancelación de la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta), ante la ausencia de uso durante los últimos 3 años.
Precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un análisis equivocado, ya que aplicó los criterios relativos al examen de confundibilidad entre dos marcas, cuando lo correcto era hacer el examen de identidad entre productos y servicios, y no de “mera conexión competitiva entre ellos”, teniendo en cuenta que lo que solicitó fue la cancelación parcial de la marca.
Señaló que las gaseosas y las cervezas no son productos de la misma naturaleza, ni similares, dado que no son sustituibles entre sí, razón por la cual la cancelación parcial de la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta) es posible, respecto de la exclusión del producto cervezas.
Indicó que las pruebas de uso presentadas por L.D.M.C., correspondientes a la marca “KOLA SOL LIGHT” (mixta), en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no se podrían extender para evitar su cancelación respecto del producto “cerveza”, por estar referidas al producto “gaseosa” y teniendo en cuenta que se trata de bienes que no son sustitutos, por ser de distinta naturaleza.
Anotó que según la Superintendencia de Industria y Comercio las gaseosas y cervezas tienen la misma finalidad, esto es, calmar la sed del consumidor. Afirmación que, a su juicio, es incorrecta puesto que la cerveza es una bebida de tipo social que, al contener alcohol en su fórmula, tiene finalidades distintas, lo cual hace que sus características propias no pueden ser sustituibles por la gaseosa. Así mismo, su publicidad es diferente.
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TRÁMITE DE LA ACCIÓN.
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Indicó que existe conexidad entre los productos “bebidas gaseosas” y “cervezas”, toda vez que hay similitudes que permiten que los mismos sean inamovibles de la marca que representan, es decir, “KOLA SOL LIGHT” (mixta), pues ambos productos calman la sed del consumidor, son alimentos, productos intercambiables, el uno por el otro. Su comercialización se da en las mismas góndolas...
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